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| 審決分類 |
審判 全部取消 商５０条不使用による取り消し 無効とする（請求全部成立）取り消す（申し立て全部成立） X09 |
|---|---|
| 管理番号 | 1369139 |
| 審判番号 | 取消2018-670009 |
| 総通号数 | 253 |
| 発行国 | 日本国特許庁(JP) |
| 公報種別 | 商標審決公報 |
| 発行日 | 2021-01-29 |
| 種別 | 商標取消の審決 |
| 審判請求日 | 2018-03-28 |
| 確定日 | 2020-09-10 |
| 事件の表示 | 上記当事者間の国際商標登録第879554号商標の登録取消審判事件について,次のとおり審決する。 |
| 結論 | 国際商標登録第879554号商標の商標登録を取り消す。 審判費用は,被請求人の負担とする。 |
| 理由 |
第1 本件商標 本件国際登録第879554号商標(以下「本件商標」という。)は「SｏFi」の欧文字を横書きしてなり,2005年(平成17年)12月12日に国際商標登録出願,第9類「Cｏmｐｕｔeｒ ｓｏfｔｗaｒe,cｏmｐｕｔeｒ ｓｏfｔｗaｒe fｏｒ ｏｐeｒaｔiｏnal enｖiｒｏnmenｔal accｏｕnｔing fｏｒ bｕｓineｓｓeｓ;cｏmｐｕｔeｒ ｐｒｏgｒamｓ being ｒecｏｒded ｏn daｔa caｒｒieｒｓ.」を指定商品とし,平成19年12月14日に設定登録されたものである。 そして,本件審判の請求の登録日は,平成30年4月6日であり,商標法第50条第2項に規定する「審判の請求の登録前3年以内」とは,同27年4月6日ないし同30年4月5日である(以下「要証期間」という。)。 第2 請求人の主張 請求人は,結論同旨の審決を求め,その理由を審判請求書及び審判事件弁駁書において要旨以下のように述べ,証拠方法として甲第1号証を提出した。 1 請求の理由 本件商標は,その指定商品について継続して3年以上日本国内において商標権者により使用された形跡はなく,また,本件商標について,専用使用権者又は通常使用権者の登録はされておらず,使用権者による使用の事実も認められないから,商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。 2 弁駁の理由 (1)乙第1号証ないし乙第5号証について 乙第1号証は,被請求人ではなく,被請求人の日本法人が本件商標を使用している旨を示すための証拠であることから,本件商標の使用状況を示す証拠は,乙第2号証ないし乙第5号証である。 被請求人は,乙第2号証ないし乙第5号証を提出し,これらの証拠をもって本件商標が第9類の指定商品である「Cｏmｐｕｔeｒ ｓｏfｔｗaｒe」等(以下,単に,これらを「Cｏmｐｕｔeｒ ｓｏfｔｗaｒe」という。)に使用されている旨を主張しているが,提出された証拠は,本件商標の第9類の指定商品「Cｏmｐｕｔeｒ ｓｏfｔｗaｒe」に使用されていることを証明するものではない。商品「Cｏmｐｕｔeｒ ｓｏfｔｗaｒe」とは,コンピュータ等にダウンロードするか,あるいは磁気媒体等に記憶させることで,商品として市場に流通させられ得るものが該当するとされる。 一方,第42類の「ｒenｔal ｏf cｏmｐｕｔeｒ ｓｏfｔｗaｒe(ソフトウェアの貸与),ｐｒｏｖiding ｏf cｏmｐｕｔeｒ ｓｏfｔｗaｒe(ソフトウェアの提供)」といった役務(以下,単に,「ｐｒｏｖiding ｏf cｏmｐｕｔeｒ ｓｏfｔｗaｒe」という。)は,「Cｏmｐｕｔeｒ ｓｏfｔｗaｒe」をコンピュータ等にダウンロードできない形,あるいは磁気媒体等に記憶させない形で,顧客に提供する提供形式のものが該当するとされる。いわゆるクラウド提供やストリーミングがその代表例である。すなわち,商品「Cｏmｐｕｔeｒ ｓｏfｔｗaｒe」に該当するか,「ｐｒｏｖiding ｏf cｏmｐｕｔeｒ ｓｏfｔｗaｒe」といった役務に該当するかは,機能的にいえば,「ダウンロード可能か否か」,権利の側面からいえば,「(cｏmｐｕｔeｒ ｓｏfｔｗaｒe等の)提供物の所有権が移転するか」が基準とされる(特許庁編:平成14年改正産業財産権法解説等参照。)。 被請求人が提出した証拠からは,被請求人あるいは被請求人の使用権者が商標を使用しているソフトウェアが,上述のようなコンピュータ等にダウンロードして用いられるような性質のソフトウェアであるかが判別できない。少なくとも,それを積極的に示すものではない。 乙第2号証には「SｏFi」に関する説明として,「オンライン環境マネジメントツール」,「オンライン上で企業のサスティナビリテイに関する情報を管理するツールです」等の記載があり,その2ページ目の「レポートプラットフォーム」の文言があるが,「プラットフォーム」といった場合,通常,「ｐｒｏｖiding ｏf cｏmｐｕｔeｒ ｓｏfｔｗaｒe」の形での提供の色彩が濃いものといえる。 上述のとおり,クラウドサーバーにアクセスする形で提供されるソフトウェアについて,商標が使用される行為は,第9類の商品についての使用行為には該当しない。 また,乙第4号証の見積書に記載してある「基本アプリケーション/年」,「ユーザーライセンス費用/年」の品名項目は,当該「cｏmｐｕｔeｒ ｓｏfｔｗaｒe」が「ｐｒｏｖiding ｏf cｏmｐｕｔeｒ ｓｏfｔｗaｒe」の提供形式であることを示しているといえる。すなわち,「cｏmｐｕｔeｒ ｓｏfｔｗaｒe」のいわゆるパッケージ販売ではなく,所有権を取得することなく,「ライセンス(使用権)」を年単位で購入し,年単位での貸与として使用料を支払う形であることを示しているからである。 このように,乙第2号証ないし乙第5号証からは,被請求人あるいは被請求人の使用権者が提供するソフトウェアの性質を判別できないうえに,第9類の商品というよりはむしろ第42類の役務について使用されている事実が推察されること等を鑑みれば,これらの証拠のみをもって,本件商標が第9類の商品について使用されている事実が立証されないことは明らかである。 (2)本件商標と使用されている商標が社会通念上同一であるか等について 乙第1号証ないし乙第5号証に示されている商標は,「ｔhinkｓｔeｐ/SｏFi」のようにある語が付加されているか,又は,文章中に埋没した形になっているか,商品・役務との関係が明確でないといったものがほとんどで,本件商標の使用といえるか,商標的使用か否かといった点で疑問が生じ得るものがほとんどであるといえる。 また,乙第1号証ないし乙第5号証はウェブページ掲載のものか実際の商取引の前段階の書類である見積書であり,本格的な本件商標の使用の事実を示すとはいい得ない。これらの点で,被請求人提出の証拠は本件商標の使用を十分に示すものではないといえる。 3 結論 以上のとおりであるから,被請求人が提出した証拠のみによっては本件商標が要証期間に使用されていた事実は立証されず,被請求人による答弁の理由は成り立たない。 第3 被請求人の主張 被請求人は,本件審判請求は成り立たない,審判費用は請求人の負担とするとの審決を求めると答弁し,その理由を審判事件答弁書において要旨以下のとおり述べ,証拠方法として,乙第1号証ないし乙第5号証を提出した。 1 答弁の理由 (1)本件商標の使用者 被請求人は,本件商標の使用を使用権者である被請求人の日本法人「ｔhinkｓｔeｐ株式会社」(以下「ｔhinkｓｔeｐ社」という。)に許諾しており,同社は被請求人が開発し,「SｏFi」の商標を付す企業の環境マネジメントに用いるコンピュータソフトウェアを日本国内で販売している。 ｔhinkｓｔeｐ社の会社概要(乙1)には,同社が,被請求人を中核とするｔhinkｓｔeｐグループのアジア地域統括会社として1999年(平成11年)5月6日に設立されたことが明記されている。 (2)日本における本件商標の使用状況 被請求人が開発した企業の持続可能性を測るデータを管理するための製品「SｏFi」は,企業の環境マネジメント用のコンピュータソフトウェアである。ｔhinkｓｔeｐ社のウェブサイト(乙2)の写しには,商標「SｏFi」を冠した被請求人の環境マネジメント用コンピュータソフトウェアに関する製品情報が,「SｏFi」,「ｔhinkｓｔeｐ/SｏFi」,「SｏFi ｓｏfｔｗaｒe」の各見出しの下に,多数掲載されている。 そして,被請求人の製品パンフレット(乙3)「SｏFi ｓｏfｔｗaｒe」は,2014年(平成26年)9月発行であるが,ｔhinkｓｔeｐ社のウェブサイト内の「SｏFi」の製品情報にあるリンクから常時閲覧可能である。 これら乙第2号証及び乙第3号証は,本件商標が,要証期間に使用権者により,本件審判の請求に係る指定商品の広告に使用されたことを示すものである(商標法第2条第3項第8号)。 2015年(平成27年)7月31日発行のｔhinkｓｔeｐ社の見積書(乙4)は,被請求人の環境マネジメント用コンピュータソフトウェア「SｏFi」シリーズの企業向け製品「SｏFi fｏｒ Enｔeｒｐｒiｓe」の導入を検討中の見込客宛てに発行されたものである。これは,本件商標が,要証期間に使用権者により,本件審判の請求に係る指定商品の価格表に使用されたことを示すものである(商標法第2条第3項第8号)。 そして,2017年(平成29年)10月2日発行のｔhinkｓｔeｐ社の請求書(乙5)は,被請求人の環境マネジメント用コンピュータソフトウェア「SｏFi」シリーズの企業向け製品「SｏFi fｏｒ Enｔeｒｐｒiｓe」を購入した顧客宛てに発行されたものである。なお,この顧客との間では,契約内容及び価格に関する守秘義務契約が締結されているため,その企業名を開示できないが,当該証拠は,本件商標が,要証期間に使用権者により,本件審判の請求に係る指定商品の取引書類に使用されたことを示すものである(商標法第2条第3項第8号)。 以上,これら乙第1号証ないし乙第5号証から,本件商標「SｏFi」が要証期間に,その請求に係る指定商品の第9類「Cｏmｐｕｔeｒ ｓｏfｔｗaｒe,cｏmｐｕｔeｒ ｓｏfｔｗaｒe fｏｒ ｏｐeｒaｔiｏnal enｖiｒｏnmenｔal accｏｕnｔing fｏｒ bｕｓineｓｓeｓ;cｏmｐｕｔeｒ ｐｒｏgｒamｓ being ｒecｏｒded ｏn daｔa caｒｒieｒｓ.」に,日本国内において使用されたことが明らかである。 (3)本件商標と使用されている商標が社会通念上同一であること 上述のように,本件商標は「SｏFi」の欧文字を横書きしてなるものであり,乙第1号証ないし乙第5号証に表されている商標は「SｏFi」の欧文字を横書きにしてなるものに加え,「ｔhinkｓｔeｐ/SｏFi」,「SｏFi ｓｏfｔｗaｒe」及び「SｏFi Sｏfｔｗaｒe」を被請求人の製品の標識として顕著に表示しており,これらは「SｏFi」に被請求人の略称「ｔhinkｓｔeｐ」又は商品の直接的な品質を表す「ｓｏfｔｗaｒe」を併記したにすぎないから,本件商標と使用されている商標は,同一のつづりであり,両者が社会通念上同一の商標であることは明らかである。 2 むすび 以上により,本件商標は本件審判の請求に係る指定商品「Cｏmｐｕｔeｒ ｓｏfｔｗaｒe,cｏmｐｕｔeｒ ｓｏfｔｗaｒe fｏｒ ｏｐeｒaｔiｏnal enｖiｒｏnmenｔal accｏｕnｔing fｏｒ bｕｓineｓｓeｓ;cｏmｐｕｔeｒ ｐｒｏgｒamｓ being ｒecｏｒded ｏn daｔa caｒｒieｒｓ.」について,被請求人の使用権者によって要証期間に日本国内で使用されていると認められるから,本件商標の取消を求める請求人の主張は失当である。 第4 当審の判断 1 証拠によれば,以下の事実が認められる。 (1)乙第1号証について 乙第1号証は,ｔhinkｓｔeｐ社のウェブサイトとされるもので,「会社概要」の見出しの下,「会社名」の項に「ｔhinkｓｔeｐ株式会社」,「設立」の項に「1999年5月6日」及び「概要」の項に「LCA(ライフサイクルアセスメント)コンサルティング事業を欧州にて展開してきた独ｔhinkｓｔeｐ社(ｔhinkｓｔeｐ AG・・・)を中核とするｔhinkｓｔeｐグループのアジア地域総括会社として設立。」の記載がある。 そして,「SｏFi」の項に「ｔhinkｓｔeｐ/SｏFi」の文字の記載,「関連リンク」の項に「・SｏFi ｓｏfｔｗaｒe」の文字の記載がある。 (2)乙第2号証について 乙第2号証は,ｔhinkｓｔeｐ社のウェブサイトとされる全5葉からなる書面であり,1葉目には,「ｔhinkｓｔeｐ株式会社(旧PEアジア)」の見出しの下,「ｔhinkｓｔeｐ株式会社はドイツｔhinkｓｔeｐ AG(旧PE inｔeｒnaｔiｏnal社)のアジア地域での統括拠点として1999年よりLCAに特化したコンサルティングサービスを提供しております。」及び「・・・オンライン環境マネジメントツール『SｏFi』の販売を通じて製品・企画のLCAに関する取り組みを協力にサポートいたします。」の記載がある。 そして,「SｏFi」の項に「ｔhinkｓｔeｐ/SｏFi」の文字の記載,「関連リンク」の項に「・SｏFi ｓｏfｔｗaｒe」の文字の記載がある。 また,2葉目には,「SｏFi」の見出しの下、「SｏFiはオンライン上で企業のサスティナビリティに関する情報を管理するツールです。」の記載がある。 さらに,4葉目には,「スタンダード(GRI,CDP)」の見出しの下,「SｏFiはグローバルなサステナビリティにおける基準であるGRI G4,カーボンマネジメントにおける基準であるCDPに準拠したレポート作成をサポートします。」の記載がある。 (3)乙第3号証について 乙第3号証は,全3葉からなる「SｏFi」の製品パンフレットとされるもので,1葉目の右上には「ｔhinkｓｔeｐ」の文字,中央には「SｏFi Sｏfｔｗaｒe/Enｔeｒｐｒiｓe Sｕｓｔainabiliｔｙ Peｒfｏｒmance」の文字の記載,その右下に図形とともに「SｏFi/Enｔeｒｐｒiｓe Sｕｓｔainabiliｔｙ/Peｒfｏｒmance」の文字の記載がある。 また,3葉目には,「Seｐｔembeｒ 2014」の記載がある。 (4)乙第4号証について 乙第4号証は,ｔhinkｓｔeｐ社が作成した見積書であり,右上部に「2015年7月31日」,宛先として「ブラザー工業株式会社」の記載,「品名」の欄には「SｏFi fｏｒ Enｔeｒｐｒiｓe」,その下に「SｏFi fｏｒ Enｔeｒｐｒiｓe基本アプリケーション/年」,「ユーザーライセンス費用/年」,「追加言語:日本語/年」及び「SｏFi導入費用(初年度のみ)」の記載,「単価」及び「小計」については,一部マスキングが施されている。 (5)乙第5号証について 乙第5号証は,ｔhinkｓｔeｐ社が作成した請求書(控)であり,右上部に「2017年10月2日」,宛先はマスキングが施されており,「内訳」の欄には「SｏFi fｏｒ Enｔeｒｐｒiｓe(2017/11/01-2018/10/31)」の記載,「単価(円)」及び「金額(円)」については,一部マスキングが施されている。 2 上記1によれば,以下のとおり判断できる。 (1)本件商標の使用者について 被請求人は,本件商標の使用については使用権者である被請求人の日本法人ｔhinkｓｔeｐ社に許諾している旨を主張しているが,上記1(1)及び(2)のとおり,ｔhinkｓｔeｐ社は,ドイツｔhinkｓｔeｐ社のアジア地域統括会社である旨の記載がされているものの,その記載のみでは,本件商標権者とｔhinkｓｔeｐ社との具体的な関係が明らかにされたとはいえない。 また,その他,本件商標権者とｔhinkｓｔeｐ社との関係を明らかにする証拠の提出もない。 そうすると,ｔhinkｓｔeｐ社が,本件商標権の通常使用権者とは認めることができない。 そして,本件商標権者又は専用使用権者が,本件商標を使用していることを示す証拠の提出もない。 (2)本件商標の使用商品について 上記1(2)の「SｏFi」の項における記載から,これが何らかの管理ツールであることはうかがえるものの,その内容について具体的な説明はなく,見積書(乙4)と請求書(乙5)の記載からも,これがいかなる商品(又は役務)であるかを特定することはできず,本件審判の請求に係る指定商品の範ちゅうに含まれる商品であることを確認できない。 そして,「SｏFi」のパンフレット(乙3)には,「ｔhinkｓｔeｐ」及び「SｏFi Sｏfｔｗaｒe」の記載があるが,このパンフレットは外国語で記載されたものであって,日本の需要者を対象としたものと直ちに理解できないものであり,また,このパンフレットに「Sｏfｔｗaｒe」の文字の記載があることのみをもって,商品「ソフトウェア」の使用にあたるとはいえない。さらに,記載されている日付が要証期間外のものである。 (3)小括 してみれば,被請求人が提出した証拠のいずれからも,本件商標権者,専用使用権者及び通常使用権者が,要証期間に,日本国内において,本件商標を,第9類に属する商品「Cｏmｐｕｔeｒ ｓｏfｔｗaｒe」について,商標法第2条第3項の各号に係る使用をしたことを認め得る事実を見いだすことができない。 したがって,本件商標権者,専用使用権者及び通常使用権者が,要証期間に,日本国内において,本件商標を,本件審判の取消し請求に係る商品である第9類に属する商品「Cｏmｐｕｔeｒ ｓｏfｔｗaｒe」について,使用していたということはできない。 3 まとめ 以上のとおり,被請求人は,本件審判の登録前3年以内に,日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが,請求に係る指定商品について,本件商標を使用したことを証明したものと認めることはできない。 また,被請求人は,その指定商品について本件商標を使用していないことについて正当な理由があることも明らかにしていない。 したがって,本件商標の登録は,商標法第50条の規定により取り消すべきものである。 よって,結論のとおり審決する。 |
| 審理終結日 | 2020-04-01 |
| 結審通知日 | 2020-04-03 |
| 審決日 | 2020-04-15 |
| 審決分類 |
T
1
31・
1-
Z
(X09)
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| 最終処分 | 成立 |
| 前審関与審査官 | 中束 としえ、青野 紀子 |
| 特許庁審判長 |
薩摩 純一 |
| 特許庁審判官 |
榎本 政実 小松 里美 |
| 登録日 | 2005-12-12 |
| 商標の称呼 | ソフィ |
| 代理人 | アインゼル・フェリックス=ラインハルト |
| 代理人 | 山崎 和香子 |
| 代理人 | 森田 拓 |
| 代理人 | 前川 純一 |
