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審決分類 審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない Z26
管理番号 1367067 
審判番号 取消2019-300301 
総通号数 251 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2020-11-27 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2019-04-16 
確定日 2020-09-18 
事件の表示 上記当事者間の登録第4427475号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判請求に係る指定商品中、「ボタン類,衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用ブローチ,帯留,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章」については、請求は成り立たない。 本件審判請求に係る指定商品中、「編みレース生地,刺しゅうレース生地,組みひも,テープ,リボン,房類,針類,編み棒,裁縫箱,裁縫用へら,裁縫用指抜き,針刺し,針箱(貴金属製のものを除く。),被服用はとめ,腕止め,頭飾品,つけあごひげ,つけ口ひげ,ヘアカーラー(電気式のものを除く。),靴飾り(貴金属製のものを除く。),靴はとめ,靴ひも,靴ひも代用金具,造花,漁網製作用杼,メリヤス機械用編針」についての請求は、却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第4427475号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成よりなり、平成11年12月3日に登録出願、第26類「編みレース生地,刺しゅうレース生地,組みひも,テープ,リボン,房類,ボタン類,針類,編み棒,裁縫箱,裁縫用へら,裁縫用指抜き,針刺し,針箱(貴金属製のものを除く。),被服用はとめ,衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用ブローチ,帯留,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章,腕止め,頭飾品,つけあごひげ,つけ口ひげ,ヘアカーラー(電気式のものを除く。),靴飾り(貴金属製のものを除く。),靴はとめ,靴ひも,靴ひも代用金具,造花,漁網製作用杼,メリヤス機械用編針」を指定商品として、同12年10月27日に設定登録され、その後、商標の一部取消審判が請求された結果、令和元年10月15日に上記指定商品中「編みレース生地,刺しゅうレース生地,組みひも,テープ,リボン,房類,針類,編み棒,裁縫箱,裁縫用へら,裁縫用指抜き,針刺し,針箱(貴金属製のものを除く。),被服用はとめ,腕止め,頭飾品,つけあごひげ,つけ口ひげ,ヘアカーラー(電気式のものを除く。),靴飾り(貴金属製のものを除く。),靴はとめ,靴ひも,靴ひも代用金具,造花,漁網製作用杼,メリヤス機械用編針」についての登録を取り消す旨の審決の確定登録がされているものである。
そして、本件審判の請求の登録は、平成31年4月26日にされたものである(以下、本件審判の請求の登録前3年以内を「本件要証期間内」という。)。

2 請求人の主張
請求人は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第13号証(枝番号を含む。)を提出した。証拠については、以下「甲1」のように省略して表記する。
(1)請求の理由
請求人が種々調査した結果、本件商標は、商標権者により、少なくとも過去3年以内に日本国内でその指定商品には使用されていないことが判明した。したがって、本件商標は取り消されるべきものである。
(2)答弁に対する弁駁の要旨
ア 本件商標は、被請求人等によって不正に「商標登録」されたものである。
イ 本件商標は、フランス人「フランクリン・ルフラーニ」(現在は「スマイルワールド社」等。以下「ルフラーニ」という)が創作したものである。
ウ 本件商標の日本登場の歴史を説明すると、「ルフラーニ」は平成9年頃、日本の代理人と共同で記者会見を行い「スマイルは自分の著作権であり登録商標権である」「それを無断で使用する企業には法的手段を行使する」と宣言し警告した。代理人の広告を提出する(甲1)。
エ その記者会見と並行して被請求人等は、「日本経済新聞」に全面広告を2度掲載した(発行日:平成9年2月11日と4月10日)。
その「日経」広告(2月11日)の「スマイル商標図形」と「本件商標」は、同一である(甲2の1、2の2)。
オ その当時「スマイル」を利用して多くの国内企業が商品化をして販売していたので、その記者会見と新聞広告を見て驚き慄き、ロイヤリティ名目で多額の金員を「ルフラーニ」側に支払った。
カ 以上の状況に対して「朝日新聞」は、平成9年11月14日、批判的記事を掲載した(甲3)。
キ 「FM東京」の出演者が当時同じように「ルフラーニ」の行為について「詐欺的ビジネス」等と発言した。
ク 「ルフラーニ」は国内代理人を通して、「朝日新聞」と「FM東京」を東京地裁に提訴し、結果「ルフラーニ」は勝訴し、朝日新聞社は謝罪して和解した。
ケ しかし「FM東京」は東京高裁に上告した。その後、平成12年1月19日、東京高裁で「ルフラーニ」は敗訴し、「詐欺的ビジネス」を行っていると判示され判決が確定している。「ルフラーニ」は著作権者でない、「ルフラーニ」は登録商標を所有していない、日本国内の繊維会社から使用を許諾されただけである、以上の事実が判明した。東京高裁の判決文を提出する(甲4)。その当時の新聞記事を提出する(甲5)。
コ 日本経済新聞は前記の2つの新聞広告を「ルフラーニ」と代理人の依頼で行ったことを請求人関係に平成10年3月24日謝罪した(甲6)。
サ それまで代理人は日本国内で30社近くサブライセンス契約を行っていた。そのサブライセンス契約を合同で行った新聞広告と参加企業のリストを提出する(甲7の1及び7の2)。
シ その後「ルフラーニ」は日本の代理人と上記の結果と対応について紛争となり、代理人は「ルフラーニ」と関係がなくなった。
ス 本件商標について、上記代理人はそれまで自ら多数の本件商標の商標登録を行っていたが、紛争の結果それを「ルフラーニ」に返還することなく、自己の登録商標としてしまった。また、被請求人はその商標を代理人から譲り受けたか、或いは上記の状況を見て自ら勝手に商標登録したかによって本件商標を自己のものとしている。
その当時、被請求人は代理人を通して「ルフラーニ」の本件商標の使用をしていたとも推測が出来る。
現在、請求人は「ルフラーニ」とは友好関係にある。
前記行為は代理人又はそのサブライセンス企業としては不正義であり、背信行為と思われる。よって、本件商標は被請求人関係が所有するべきものでない。
セ 次に「ルフラーニ」の日本での活動はその前提の以下の説明が必要である。
「ルフラーニ」が若い時代、フランス人の友人と2人でアメリカを旅行し、当時アメリカで大流行していた「スマイル」を目にして「これは金儲けになる」と帰国後フランスで「スマイル」の商標登録を行った。「ルフラーニ」1人が商標登録した為、友人とは喧嘩別れになったと言われている。その後「ルフラーニ」がライセンス事業を本格的に行うことを決め、多くの国でも商標登録を行い、日本の経験を活かし、その当時世界各国で「スマイル」の商品を作っている企業にそれぞれ警告しロイヤリティ名目で多額の金銭を受け取る事業を行い、現在は息子が引き継いでいる。
本人の活動を掲載したフランスの雑誌「Capital vol.214」を提出する(平成21年7月号 甲8)。
「ルフラーニ」自身が自分は「スマイル」を創作も著作もしていないことを告白している米国の雑誌記事「People」を提出する(平成10年8月3日 甲9)。
ソ 上記の「ルフラーニ」を説明する場合、本人が目撃したアメリカの「スマイル」の説明をする必要がある。
「スマイル」は1963年米国マサチューセッツ州ウスター市で「故ハーベイ・ボール」によって創作・著作されたものである。本人の死後、現在は「ハーベイ・ボール・ワールド・スマイル財団」(以下「財団」という。)が設立され、その実績と権利を継承している。請求人は上記「財団」の代理人であり、全ての事業を委託されている。
タ 本件商標は請求人関係が所有するべきものである。
「スマイル」については文具メーカー「リリック」の企画部長が、上記米国の「ハーベイ・ボール」によって作られた「スマイル」の大流行を真似て日本に導入し、「ニコニコ・マーク」や「ラブ・ピース」として日本でも流行させている。当時の世界でも「スマイル」は「モナ・リザ以来の笑顔」として有名になっており、今や知らない人はいない程である。
その後「財団」と請求人が共同して米国内での世界的な「スマイル・イベント」である「ワールド・スマイル・デー」の開催を20年間(20回)継続し、支持者の数は全世界で1億人を超えると言われている。同活動記録を提出する(甲10)。
それ等の費用の大半は請求人の日本での「スマイル商品化事業」の収益から提供され、その額は天文学的な数字となっている。
それに加え著名人を多数登用した「名誉スマイル大使」を通じて、それぞれの分野での「スマイルを世界平和の礎にする」活動を行い、また、東日本大震災支援活動、熊本地震支援活動等の多くの社会貢献事業とボランティア活動を行い、それ等にも相当の努力と費用を投入している。
一方「スマイル」の啓蒙活動としても最近は20万部発行している日刊ファッション業界紙「繊維新聞」で広告に総額1億円近い費用を投入して「スマイル」の宣伝活動を行っており、それぞれの長年の努力と巨額の投資の結果、現在の「スマイル」の価値は築かれたものである。上記「繊研新聞」の広告の記録を提出する(甲11)。
「財団」では「スマイル」に対して「登録商標権」に限らず「著作権」も所有していると主張している(甲12)。
その結果日本で若い世代からは「ニコちゃん」「ニコ」と愛称される程の圧倒的な人気を作り出している。
それ等の努力と投資を被請求人等が商標登録しただけ(最近でも12,000円の印紙代の支払いであり、過去においては数千円の費用負担のみ)で請求人の努力や投資を利用して金儲けに「本件商標」を使用されることは不公平であり、請求人等にとっては耐え難いものとなっている。
よって「本件商標」は請求人関係が所有するべきものである。
チ 請求人は再三にわたり被請求人等に「話し合い」や被請求人の利益を守る事前提の「交渉」を要求したが、仕方なく今回請求人は「取消審判請求」に至ったものである。財団の資料を提出する(甲13)。

3 被請求人の主張
被請求人は、本件審判の請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として乙1ないし乙8(枝番号を含む。)を提出した。
(1)本件商標の使用事実は既に証明され、特許庁において認定されている。
ア 本件審判の予告登録日は、平成31(2019)年4月26日であるから、本件要証期間は、平成28(2016)年4月26日ないし平成31(2019)年4月26日である。
イ 先の審決では、本件商品が平成28年(2016年)8月25日に、オリジナルTシャツの企画・製造・販売会社であり、大阪市に所在する株式会社REGULUS.69(以下「レグルス社」という。)に販売されたことから、「被請求人は、本件商標の通常使用権者が、本件要証期間内に日本国内において、本件審判の請求に係る指定商品に含まれる本件使用商品(ワッペン)に本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたことを証明したものと認められる。」と認定された。
ウ 以上より、本件商標が、本件要証期間内に、その指定商品であるワッペン(以下、被請求人の主張においては、「本件商品」という。)に使用されたことは明らかであるから、本件審判の請求は成り立たない。
(2)証拠について
ア 被請求人及び株式会社イングラムについて
被請求人及び株式会社イングラム(以下「イングラム社」という。)は、いずれもキャラクタビジネスを展開する企業であり、イングラム社は本件商標の使用権者である(乙2)。
イ 本件商標及び本件商品について
本件商標は、いわゆるスマイルマークとよばれる図形商標であって、第26類に属する商品を指定して、平成12年10月27日に設定登録された。
本件商品は、主としてポリエステル、レーヨンを素材とし、被服等の任意の場所に、アイロンで熱溶着することができるワッペンであり(乙3)、本件商標の指定商品に含まれる。本件商標は、本件商品の台紙に表示されている。また、本件商品も、本件商標を形取ったものである。「商品若しくは商品の包装、役務の提供の用に供する物又は商品若しくは役務に関する広告を標章の形状とすること」は商標の使用に当たる(商標法第2条第3項第1号)。
ウ 本件商標の使用について
(ア)本件商標は、本件商品の製造委託先である株式会社いろはism(以下「いろは社」という。)に、イエロー、ブラック、ピンクの3色の商品が150枚発注され(乙4の1ないし3)、いわゆる代引きで、平成28年8月25日に発注商品の代金が支払われた(乙5)。
(イ)イングラム社は、いろは社から納品された、本件商品150枚のうち、135枚(3色それぞれ45枚)を、平成28年8月25日に、レグルス社に販売した(乙6、7)。
(ウ)乙8は、イングラム社の通帳表、通帳第1頁及び入金一覧(レグルス社からの入金以外はマスキング)の写しであり、平成28年8月25日の納品・請求書に対応する金額の入金が確認できる。
(3)まとめ
以上のとおり、本件商品は、本件要証期間内に、製造、販売されており、本件商標がその通常使用権者によって使用されたことも明らかである。

4 当審の判断
(1)本件の審判請求は、商標法第50条不使用を理由として、本件商標の登録の取消しを求める請求であるところ、前記1のとおり、本件商標の登録原簿によれば、本件商標について別途不使用に基づく取消審判の請求(2019-300302号)があった結果、その登録に係る指定商品中の「編みレース生地,刺しゅうレース生地,組みひも,テープ,リボン,房類,針類,編み棒,裁縫箱,裁縫用へら,裁縫用指抜き,針刺し,針箱(貴金属製のものを除く。),被服用はとめ,腕止め,頭飾品,つけあごひげ,つけ口ひげ,ヘアカーラー(電気式のものを除く。),靴飾り(貴金属製のものを除く。),靴はとめ,靴ひも,靴ひも代用金具,造花,漁網製作用杼,メリヤス機械用編針」についての登録が取り消されている。
そして、本件審判における取り消しの対象には、上記取り消された商品が包含されているものと認められる。
そうすると、本件審判において取消の対象に含まれている上記取り消された商品は、本件審判請求の予告登録日においてその権利が消滅しているものであるから、本件審判の対象物とならないものである。
してみれば、本件審判の請求に係る指定商品中、上記取り消された商品については、対象物のない不適法な請求と認められるから、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により、これを却下すべきものとする。
以下、上記取り消された商品以外の商品について判断する。
(2)証拠及び被請求人の主張によれば、以下の事実が認められる。
ア 本件商標権者とイングラム社は、平成28年(2016年)7月1日に本件商標を使用する商品化について合意した。当該合意書には、「1.商品化許諾商品:・・・ワッペン 2.許諾期間:2016年7月1日から1か年(但し、双方に異存なければ自動的に延長される) 3.表示義務:本件商標を用いた商品化許諾商品については、乙(イングラム社)が自ら製造・販売することができる。ただし、上記商品の販売に際しては、総発売元として有限会社ブルーリボンの名称を表示し、同時に、甲(本件商標権者)指定のレジスターマークを商品のパッケージ等に表示しなければならない。」との記載がある(乙2)。
イ 乙3の写真には、別掲2のとおり、ピンク地の商品「ワッペン」とその包装台紙とが一体となった商品(以下、色違いのものを含めて「本件使用商品」という場合がある。)が掲載されており、本件使用商品の包装台紙(表面)の右上には、黄色で塗りつぶした円内の上部に目と思しき小さい黒塗りの縦長楕円形を2つ並べ、その下に口と思しき両端上がりの弧線を描いた図形(以下「本件使用商標」という。)及びその右下に登録商標であることを表示したものと認められる、○内に「R」の文字が小さく表示されている。
ウ 本件使用商品の包装台紙(裏面、乙3)には、「品名:スマイルワッペン」、「品番:SMW-015」及び総発売元として本件商標権者の名称の記載がある。
エ イングラム社は、2016年(平成28年)7月20日、本件使用商品を150枚(イエロー、ブラック、ピンクの3色を各50枚)製造するため、その製造をいろは社に発注し(乙4の1?3)、同年8月25日、その商品と引換えに代金をいろは社に支払った(乙5)。
オ イングラム社は、平成28年8月25日、レグルス社に対し、本件使用商品を135枚(イエロー、ブラック、ピンクの3色を各45枚)販売し、同年9月28日、レグルス社は、その購入代金をイングラム社の銀行口座に振り込んだ(乙7、8)。
(3)判断
ア 使用者及び使用時期について
上記(2)の認定事実によれば、本件商標権者から本件商標を用いた商品「ワッペン」等の製造及び販売許諾を受けたイングラム社は、平成28年8月25日、本件使用商品(ワッペン)の包装に本件使用商標を付したものを150枚(イエロー、ブラック、ピンクの3色を各50枚)製造し、同日、そのうちの135枚(イエロー、ブラック、ピンクの3色を各45枚)をレグルス社(大阪市中央区)に販売したものと認めることができる。
したがって、イングラム社は、本件商標に係る通常使用権者であると認められ、また、上記に係る本件使用商品の製造日及び販売日は、いずれも本件要証期間内である。
イ 本件使用商品について
本件使用商品は、「ワッペン」であるから、本件審判の請求に係る指定商品中の「ワッペン」に該当する。
ウ 本件商標と本件使用商標の同一性について
本件商標は、別掲1のとおり、円輪郭線内の上部に目と思しき小さい黒塗りの縦長楕円形を2つ並べ、その下に口と思しき両端上がりの弧線を描いた図形よりなるものである。
一方、本件使用商標は、別掲2のとおり、黄色で塗りつぶした円内の上部に目と思しき小さい黒塗りの縦長楕円形を2つ並べ、その下に口と思しき両端上がりの弧線を描いた図形よりなるものである。
本件商標と本件使用商標は、円の描き方が輪郭線か色塗りかという違いはあるものの、円内の構成要素は全て共通し、外観において同視される図形からなるといえるものであるから、本件使用商標は、本件商標と社会通念上同一の商標と認められる。
エ 小括
以上によれば、本件商標の通常使用権者であるイングラム社は、本件要証期間内に日本国内において、本件使用商品(ワッペン)の包装に本件商標と社会通念上同一と認められる本件使用商標を付したものを150枚製造し、そのうちの135枚を国内のレグルス社に対し譲渡し又は引き渡したものと認めることができる。これらの行為は、商標法第2条第3項第1号の「商品の包装に標章を付する行為」及び同項第2号の「商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、…する行為」に該当する。
(4)むすび
以上のとおり、被請求人は、本件商標の通常使用権者が、本件要証期間内に日本国内において、本件審判の請求に係る指定商品に含まれる本件使用商品(ワッペン)に本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたことを証明したものと認められる。
したがって、本件商標の指定商品中、「ボタン類,衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用ブローチ,帯留,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章」については、商標法第50条の規定により、取り消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(本件商標)


別掲2(本件使用商標)(色彩については原本参照)


審理終結日 2020-07-13 
結審通知日 2020-07-16 
審決日 2020-08-07 
出願番号 商願平11-110263 
審決分類 T 1 31・ 1- Y (Z26)
最終処分 不成立 
特許庁審判長 中束 としえ
特許庁審判官 板谷 玲子
木村 一弘
登録日 2000-10-27 
登録番号 商標登録第4427475号(T4427475) 
代理人 小林 彰治 
代理人 田中 克郎 
代理人 鳥海 哲郎 
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