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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) W35
管理番号 1343998 
審判番号 取消2016-300201 
総通号数 226 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2018-10-26 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2016-03-23 
確定日 2018-08-20 
事件の表示 上記当事者間の登録第5568733号商標の登録取消審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 登録第5568733号商標の指定商品及び指定役務中,第35類「全指定役務」についての商標登録を取り消す。 審判費用は,被請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第5568733号商標(以下「本件商標」という。)は,「アイバンク」の片仮名を標準文字で表してなり,平成24年10月16日に登録出願,第35類「広告,電子データでの広告文の作成,インターネットにおけるバナー広告の作成,成果報酬型バナー広告の管理,電子商取引の分野における広告,インターネット・携帯電話その他の通信ネットワークを介して行う広告・広告の配信,電子メールによる広告,請負による広告,広告に関するコンサルティング,商品の販売に関する情報の提供,インターネット及び電子メールを利用した商品の販売に関する情報の提供,インターネットを利用したオークションの企画・運営又は開催,インターネット・携帯電話を利用したオークション又はその他の競売にかかる物品に関する情報の提供,インターネットウェッブサイトにおけるショッピングモール形式で提供する商品の販売に関する情報の提供,ホームページ又はポータルサイトにおける商品の販売に関する情報の提供,携帯電話機又は電子計算機端末による通信を用いて行う商品の販売に関する情報の提供,新聞記事情報の提供,職業のあっせん」並びに第9類,第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,同25年3月22日に設定登録されたものである。
なお,本件審判の請求の登録日は,平成28年4月4日であるから,本件審判の請求の登録前3年以内(以下「要証期間内」という。)は,同25年4月4日から同28年4月3日である。

第2 請求人の主張
請求人は,結論同旨の審決を求め,その理由を要旨以下のように述べ,証拠方法として甲第1号証ないし甲第8号証(枝番号を含む。)を提出した。
1 請求の理由
本件商標は,継続して3年以上日本国内において,商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても,第35類「全指定役務」(以下「取消請求役務」という場合がある。)について使用されていないことが明らかであるから,商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。
2 答弁に対する弁駁
(1)本件審判の請求の経緯について
請求人は,被請求人に対し,平成28年1月5日付けにて書簡(以下「本件請求人通知」という。)を送付し(甲5。被請求人には翌日(1月6日)に到達した。),本件商標についての譲渡を依頼した。その際,譲渡の協議が調わない場合には,本件商標の不使用を理由として商標登録取消審判を請求予定である旨を明記した。
その後,請求人と被請求人は,譲渡交渉を行ったが,交渉は決裂した。
そこで,請求人は,本件商標の登録日から3年を経過した直後である平成28年3月23日に,本件商標に対して本件審判を請求した。
(2)本件商標の使用について
被請求人は,本件商標の通常使用権者である株式会社デジマース(以下「デジマース」という。)が平成28年3月18日よりポイントメディアサービスを開始し,このサービスのウェブ上の表示において,別掲のとおりの構成からなる標章(以下「本件使用商標」という。)の使用を開始し,現在においても使用を継続していると答弁しているが,使用の根拠として挙げるのは乙第1号証,乙第11号証及び乙第12号証のみであるところ,いずれも本件使用商標の使用を裏付ける証拠たり得ない。
ア 乙第1号証は,むしろ本件商標の不使用という事実を裏付ける証拠である。
被請求人は,平成27年4月1日付けで,デジマースとの間で,本件商標権を含む5つの商標の非独占的な使用を許諾する旨の商標使用許諾契約(以下「本件使用許諾契約」という)を締結した(乙1)と主張する。
しかし,本件使用許諾契約によれば,ロイヤルティとして,「定率分」(「本件サービスの提供により得られる対価の1%」)と「定額分」(毎月10万円)の2種類が規定されているところ,デジマースから被請求人に対して支払われていると称するロイヤルティはいずれも商標使用の有無とは無関係に支払われる「定額分」であって,商標使用に伴って発生する「定率分」は全く存在しないから(乙2?乙6),本件商標を含む5件の商標が,本件使用許諾契約の締結以来,全く使用されていないことを自認したに等しい。
以上のとおり,被請求人の主張する本件使用許諾契約は,むしろ本件商標の不使用という事実を裏付ける証拠といえるのであって,審判請求の登録日(平成28年4月4日)以前の本件商標の使用(あるいはその使用計画)を推認させるものではない。
イ 被請求人は,被請求人の使用に係るウェブサイト(http://web.ibank.happy.jp/)(以下「アイバンクサイト」という。)画面(乙11)を取得した具体的時期について明らかにしていない。
ウ 乙第12号証は単なるプレスリリースであり,サービス開始の事実を裏付けない。
プレスリリース(乙12)には,「アイバンク内でためたポイントは,Amazonギフト券(中略)と交換することができます。」と明記され,当初からギフト交換が可能とされている一方で,上記サイト画面(乙11)の記載によれば,少なくとも平成28年3月18日の時点では,プレスリリースの記載に反して,実際にはポイントサービスの中核ともいうべきギフト交換が行えない状況であった。
このように,デジマースは,アイバンクサイトで利用規約で明記しているサービスすら現実には提供していないのであるから,単なるプレスリリースの記載のみをもって現実のサービス提供の証明たり得ないことは明らかである。
(3)本件審判の請求に係る指定役務「インターネット・携帯電話その他の通信ネットワークを介して行う広告・広告の配信」への使用について
アイバンクサイトは,ポイントを獲得する者に向けて発信されているサイトである。アイバンクサイトを利用する者にとっては,かかる商標の使用をもって,本件商標が「インターネット・携帯電話その他の通信ネットワークを介して行う広告・広告の配信」について使用されていると理解,認識することは困難であり,むしろ,アイバンクサイト上での本件使用商標は,ポイントの付与や管理・精算に係る役務について使用されている商標と理解されるのが自然であり,合理的である。
また,アイバンクサイトは「インターネット・携帯電話その他の通信ネットワークを介して行う広告・広告の配信」という役務の提供を受ける需要者(広告主)に向けたウェブサイトではないため,当該ウェブサイトにおいて本件使用商標を使用したとしても,当該役務を提供する上での識別標識として商標が機能することはなく,当該役務の需要者にとって顧客吸引のために用いられているものとは理解できない。
したがって,アイバンクサイトは,本件使用商標が,本件審判の請求に係る指定役務である第35類「インターネット・携帯電話その他の通信ネットワークを介して行う広告・広告の配信」に該当しない。
(4)本件商標の名目的使用について
ア 平成28年3月末日締め分以降において,アイバンクサイトの広告収入が発生しているとする乙第14号証の1ないし6によれば,平成28年3月から平成29年1月末までの売上高はわずか10,325円であり,審判請求の登録日(平成28年4月4日)以前の売上高に至ってはわずか500円程度にすぎない。プレスリリースまで行ってウェブサイトで広く公開されているサービスの売上げが1か月で500円程度(4月においてはわずか86円)というケースは,実態を伴うサイトであれば通常は考え難いし,この程度の売上げであれば被請求人の関係者を通じて容易に作出することもできる。したがって,これらの数字は,むしろ本件商標の使用が名目的使用にすぎないことを裏付けている。
イ そもそも,デジマースの代表者が,自らの陳述書(乙13の1)において「平成28年1月6日に,請求人よりバローズ社に内容証明郵便が届き,アイバンクの商標取り消しについての通知がありましたので,商標の利用期限を把握し,平成28年3月22日迄のサービス立ち上げを急ぎ行いました」と述べていることは,デジマースによる本件商標の使用が,単に不使用取消審判を免れる目的で当該商標を使用するかのような外観を作り出したにすぎないものであることを自ら認めるに等しいものである。
ウ 以上のとおり,被請求人は,不使用取消の審判を免れる目的のためだけに,慌てて実体の伴わないサービス提供の外観だけを作出したものであり,かかる使用が名目的使用にすぎないことは明らかである。
(5)不使用取消審判が請求されることを知った後の登録商標の使用(商標法第50条第3項)(以下「駆け込み使用」という。)であることについて
仮に本件商標の使用が認められたとしても,「駆け込み使用」の典型例であり,商標法第50条第3項ただし書の「正当な理由」は存在しない。
被請求人は,平成27年8月から本件商標を使用する計画が継続されて具体的に進行していたとして,平成27年12月17日付け「デジマース月次報告会 第11期11月度実績」(乙21)を提出するが,当該資料はデジマースが保有する内部検討段階での資料にすぎない。
むしろ,乙第21号証では,開発期間が「11月1日→12月30日」から「12月30日→2月末」に後ろ倒しの変更がされたことを示す記載があり,実際には,当該開発スケジュールを全く遵守しないどころか12月段階では見積書すら取得しなかったこと,及び平成28年1月20日になってようやくマルジュから見積書を受領し(乙22),その後になってようやく開発作業に着手したことがうかがわれる。
3 むすび
以上のことから,本件商標は,取消請求役務について,本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても現実に使用されていないことは明らかであり,商標法第50条第1項の規定により,その登録を取り消されるべきものである。

第3 被請求人の答弁
被請求人は,本件審判の請求は成り立たない,審判費用は請求人の負担とする,との審決を求め,その理由を要旨次のように述べ,証拠方法として,乙第1号証ないし乙第33号証(枝番号を含む。)を提出した。
1 本件商標の使用許諾契約について
被請求人は,平成6年7月25日に「通信機器,コンピューター及びコンピューター周辺機器の製造,輸出入及び販売」,「電気通信事業法による通信事業者の代理店業務」及び「情報提供サービス業」等を目的として設立された株式会社である。
被請求人は,平成17年6月7日に,被請求人の情報提供サービス業の事業の受け皿会社として設立されたデジマースに,同事業を平成17年7月1日に営業譲渡し,以後,被請求人とデジマースは緊密な連携のもと事業活動を継続してきている。
被請求人は,平成27年4月1日付けで,デジマースとの間で,本件使用許諾契約を締結した(乙1)。
デジマースは,平成27年当時,ポイントメディア事業(リワード広告による収益を目的にメディア利用者に利用によるポイントを付与してポイント交換等による利益を与える事業)の展開を企画していた。なお,リワード広告とは,アフィリエイト広告(成果報酬型広告)の一種で,広告のリンク先のウェブサイトで,アプリのダウンロードや,商品の購入など成果が発生すると,広告主から媒体に成果報酬が支払われ,媒体がその会員に媒体内で使えるポイントなどを付与する仕組みの広告のことである。このうち,リワード広告を短期間で急激に増加させる手法を用いるものをブースト広告という。
2 本件商標の使用について
(1)本件使用許諾契約を締結後,デジマースにより,平成27年8月14日からWeb版のサービスの立ち上げ計画が具体的に進められた(乙7?10)。
(2)デジマースは,平成28年3月18日に,ウェブ上(http://web.ibank.happy.jp/)でポイントメディアサービス(アイバンクサイト)を開始した(乙11,乙14の1?6,乙15の1?4,乙16の1?3)。
本件商標と本件使用商標とは,「アイバンク」の構成文字を同一にするものであって,称呼及び観念において同一であるから,社会通念上同一といえる。
(3)請求人は,本件使用許諾契約(乙1)に基づくロイヤルティの内の定率分の支払がなされていないことをもって,本件商標が使用されていないことを裏付ける旨を主張している。
しかしながら,本件使用許諾契約に列記される商標のうち,最初に使用されることとなったのが,本件商標であって,その使用は平成28年3月18日に開始したのであるから,平成28年2月〆切分までの定率分のロイヤルティの支払が存在しないことは当然であって,何ら不使用の事実を推認させるものではない。
3 本件審判の請求に係る役務「インターネット・携帯電話その他の通信ネットワークを介して行う広告・広告の配信」への使用について
ポイントメディアサービスのビジネスモデルは,同サービスに掲載されている各広告主(コンテンツプロバイダー)より,同サービスを経由してサイト閲覧に至った者の従量に応じた広告料収入を得る形のもので,サービスの直接の利用者からの課金を伴うものではないが,こうしたビジネスを展開する上でのサービスの差別化,顧客誘引の為の標章として用いられていることは明らかであるから,商標的使用がなされていることも明らかである。
ポイントサイトビジネスにおいては,広告主は,広告代理店に対して広告の出稿を行い,広告代理店は,その広告(=「アプリ紹介」)を一括したウォールを作成し,各ポイントサイトは,そのウォールの情報をサイト内に取り込む形でサイトを形成する。広告主は,広告管理画面から,出稿メディアの確認や成果の確認を行うから(乙18),アイバンクサイトにおける本件使用商標の使用は,「インターネット・携帯電話その他の通信ネットワークを介して行う広告・広告の配信」役務に対する使用であるといえる。
4 本件商標の名目的使用について
請求人は,平成28年3月18日の時点ではギフト交換が行えない状態であったことを根拠に,アイバンクサイトにおける本件商標の使用を名目的使用にすぎない旨を主張している。
しかしながら,ポイント交換開始の時期が遅れたとしても,ユーザーはポイントを貯めることはできるのであるから,これを名目的使用といわれる理由はない(乙14の1?5)。
なお,AMAZONのギフト券については,平成28年5月25日よりポイント交換を実施している(乙30)。
また,アイバンクサイトの開設前に,登録ユーザー等の実績数字(乙17)が出ているのは,開発者が稼働テストを行ったことによるものである。
5 「駆け込み使用」について
本件商標をアイバンクサイトにおいて使用するに至るまでの,具体的経過は,デジマース取締役が陳述するとおりである(乙13の1)。
平成27年8月19日のデジマースの戦略会議の議事録(乙20)において,Web版のポイントサイトの検討が行われていたことがわかる上,同戦略会議議事録には「アイバンク(仮称)」の表示もなされており,サイト名称として「アイバンク」が検討されていたことがわかる。そして,この会議を受けて,同月19日に開発業者に対して見積取得の打診が行われている(乙10)。
さらに,平成27年12月17日付けデジマース月次報告会の資料(乙21)には,「ポイントアプリweb版(アイバンク)」「開発期間:11月1日?12月30日→12月30日?2月末」「リリース:3月中旬」との記載がなされており,同年8月からの計画が継続されて具体的に進行していること及びリリース時期が同28年3月中旬頃と想定されていたことがわかる。
デジマースにおいて代表取締役社長が出席する会議としては,月次の営業実績を報告する月次報告会,管理系の報告を行う管理部会議及び会社の企業戦略を協議決定する戦略会議の3つが存在し,会社の業務執行を担う2名の取締役が出席して行われる戦略会議は,同社の実質的な意思決定機関としての性質を有するものである。
平成27年12月17日に開催された,月次報告会(乙21)の出席者は,代表取締役社長及び取締役営業本部長その他が出席した(乙32)。
したがって,アイバンクサイトの開発は,本件請求人通知(甲5)を受領する以前の平成27年8月から継続して具体的に進行しており,そのリリース時期は3月中旬頃と想定されていた。
6 むすび
以上のことから,本件商標は,要証期間内に日本国内において,通常使用権者が,取消請求役務中「インターネット・携帯電話その他の通信ネットワークを介して行う広告・広告の配信」について使用したことが明らかである。

第4 当審の判断
被請求人は,要証期間内に,通常使用権者であるデジマースが,取消請求役務中の第35類「インターネット・携帯電話その他の通信ネットワークを介して行う広告・広告の配信」について本件商標を使用している旨主張するので,以下検討する。
1 事実認定
証拠及び被請求人の主張によれば,以下の事実が認められる。
(1)本件使用許諾契約(乙1)は,本件商標権者とデジマースとの間で締結された,平成27年4月1日付けの商標使用許諾契約書であるところ,同書には,「株式会社バローズ(以下『甲』という。)と株式会社デジマース(以下『乙』という。)とは,甲が保有する商標権(商標登録第5568733号 第9類,第35類,第41類,第42類 商標 アイバンク)に関する通常使用権を乙に許諾することに関し,契約を締結する。」及び「第2条(範囲等)…(1)範囲 日本国内 (2)期間 2015年4月1日から2016年3月31日まで/ただし,契約満了3か月までにいずれの当事者からも契約を更新しない旨の書面の意思表示がない場合は,更に1年間延長するものとし,以降も同様とする。」の記載がある。
(2)デジマースが作成した平成27年8月14日付け「ポイントサイトに関する説明資料」(乙8)の2頁には,ポイントサイトの名称と思われる「アイバンク(仮称)」の記載がある。そして,4頁には,「ポイントサイトスキーム」の見出しの下,図解によりポイントサイトである「アイバンク(仮)」に遷移したユーザーは,SNS認証でユーザー登録を行うことによって簡単に当該サイトを利用することができ,当該サイト内に掲載された「広告案件」を選択することにより,広告主のサイトに送客され,広告主のサイトおいてユーザーが会員登録やインストールすることを条件として報酬が与えられ,当該報酬に基づいてポイントサイト「アイバンク(仮)」でユーザーにポイントが還元される旨が解説されている。
(3)デジマースの取締役営業本部長の作成に係る平成28年2月13日付け「報告書」(乙18)には,ポイントサイトビジネスの構造について,(ア)広告主が広告代理店に対し広告の出稿を依頼し,(イ)広告代理店がウォールに案件としてアプリを掲載し,(ウ)アイバンク(メディア)がウォールを導入することによって,メディア内にウォールが表示され,(エ)メディアがアップルストア又はグーグル・プレイに当該ウォールを選択したユーザーを送客し,(オ)当該ユーザーがアプリのダウンロードを行い当該アプリを起動することによって,広告代店及びアイバンク(メディア)に成果が送信され,(カ)当該ユーザーにはポイントが付与されるとともに,アイバンク(メディア)は広告代理店に対して広告収入を得るための債権が発生する旨が解説されている。
(4)デジマースの平成27年8月19日付け「戦略会議の議事録」(乙20)には,「【アイバンク(仮称)】」の見出しの下,「……web版のネックであった利用するための会員登録というフローを短縮してユーザーに利用いただける方法が考えられそうなのでポイントアプリのWeb化を検討しております。 ・TOPICS -8/21までに見積もりを取得できるか打診中。」の記載がある。
(5)デジマースの営業本部が作成した平成27年12月17日付け「デジマース月次報告会 第11期11月度実績」(乙21)の25頁には,「[08]新規ビジネス推進G スケジュール」の見出しの下,「ポイントアプリ版web版(アイバンク)」について,「開発期間:11月1日?12月30日→12月30日?2月末 リリース:3月中旬」との記載がある。当該月次報告会には,代表取締役を始めとする経営陣等が出席しており(乙32),アイバンクに関しては,そのリリース時期を変えずに,開発期間のみを変更する上記報告内容が了承された。
(6)請求人が本件商標権者に送付した平成28年1月5日付けの本件請求人通知(同月6日に送達,甲5の1・2)には,「本年2月までに譲渡の協議が調わない場合には,登録商標の不使用を理由として商標登録取消審判を請求せざるを得ない。」旨の記載がある。
(7)デジマースの取締役営業本部長による平成28年2月13日付け陳述書(乙13の1)には,概略,(ア)デジマースにおいては,「もらえるGOLD」と称するポイントアプリを平成27年4月16日付けで立ち上げていたが,その後もポイントサービスビジネスを拡大する計画があり,アプリマーケットを経由してユーザーに提供されるポイントアプリではなく,Webブラウザでサービス提供するポイントサイトWeb版の立ち上げを計画していたところ,(イ)平成27年6月頃からブースト広告に批判的な風潮により,広告主が急激に減少したため,Web版を立ち上げても広告主が集まらず,売上げが見込めない懸念が強くなり,その立ち上げに慎重にならざるを得ない状況となったものの,同年8月頃から徐々に広告の出稿数も回復したことから,同年12月,Web版について再度スケジュールを定め,平成28年3月中旬を見据えてサービス立ち上げを計画していたこと,(ウ)開発工期は過去のポイントアプリの構築実績より,最大2か月の開発期間に,最大2週間のテスト検証の期間を加えて,サービス開始まで合計で2.5か月と見込んで,平成28年1月からの開発開始で,3月中旬から3月末でのサービス提供開始を見据えたスケジュール設定であったこと,(エ)平成28年1月6日に,請求人から本件商標権者に対し,アイバンクの商標登録取消審判を請求する旨の通知があったので,本件審判が請求される時期を把握し,同年3月22日までのサービス立ち上げを急ぎ行ったこと,の各記載がある。
(8)デジマースの佐藤氏からマルジュへ平成28年1月19日送信されたEメール(乙33)には,ポイントサイトWeb版の開発条件としてデジマースが記載した内容は,予算額のほか,納期を「2月下旬」,仕様を「Androidと同等もしくは予算に応じて機能の簡素化も可」としただけであり,以上の条件でマルジュが了承すれば即時発注する旨の記載がある。これに対し,翌日,マルジュから返信されたEメール(乙33)には,ポイントサイトWeb版の見積りを作成した旨,予算については要望に応えられるが,スケジュールについてはかなり厳しい旨の記載がある。
(9)マルジュがデジマース宛に発行した平成28年1月20日付け「ポイントサイトWEB版」の見積書(乙22の1)には,見積り額はデジマースが示した予算額とした上で,「※デザインはAndroid版『もらえるGOLD』の素材を流用致します。」,「※アプリ版から一部機能を簡素化させていただいております。」及び「※スケジュールに関しては,可能な限り早めの納品を目指しますが,3月中旬ごろまではご容赦ください。」との特記事項が記載されている。その後,平成28年1月29日付けでマルジュから再度「ポイントサイトWEB版」の見積書(乙22の2)が発行され,同日付けでデジマースは,マルジュに対し当該見積り内容で発注を行った(乙22の2)。当該見積書にも,前回と同じく上記の特記事項が記載されていた。
(10)マルジュからデジマースの佐藤氏へ平成28年3月7日送信されたEメール(乙16の3)には,アイバンクサイトに関し,「本日予定しておりましたミニマム(フェーズ1)段階での納品の連絡となります。」及び「また,管理画面に関しましては,もう少し時間がかかるかと思いますので,後ほど別途ご連絡させていただきます。」の記載がある。
なお,被請求人は,アイバンクサイトの管理画面の納品日については何ら主張立証していないところ,平成29年2月14日付けの審判事件答弁書に添付されたアイバンクサイトの管理画面は,「ユーザ管理」,「ギフト管理」,「広告管理」及び「レポート/ログ管理」に係る機能をサポートしており,作成日を「平成28年2月13日」とする報告書とともに提出されているが(乙17),上記認定事実によれば,同年3月7日以前にアイバンクサイトの管理画面が納品されていたものとは認められないから,当該報告書の作成日は「平成29年2月13日」を誤記したものと解されるのであって,これより当該管理画面の納品日を推測し得ない。
(11)プレスリリース配信サービス「@Press」の平成28年3月18日のプレスリリース(乙12)には,1葉目に「スマートフォンコンテンツ提供サービスを運営する株式会社デジマース(本社:東京都品川区・・・)は,スマートフォン端末向けのポイントサイト『アイバンク』の提供を,2016年3月18日(金)より開始いたしました。」の記載がある。3葉目の【URL】https://web.ibank.happy.jp/は,乙第11号証のアイバンクサイト画面の上部にあるアドレス(https://web.ibank.happy.jp/app/ad/list)の主要部分と一致する。
(12)アイバンクサイト画面(乙11)の1葉目の左上部には,「アイバンク」の片仮名をアーチ型に湾曲させ図形とともにデザイン化した当該サイトのロゴ(本件使用商標)が表示されており,同画面の下部には,広告主のサイトに誘導するためのリンク付けがされた広告が掲載されている。また,2葉目の「ギフトコードの取扱いについて」の項には,「平成28年5月16日よりamazonギフトコードの取扱いを開始致します。ギフトコードが入荷次第,またお知らせをさせていただきますので入荷まで今しばらくお待ちくださいませ。」の記載がある。そして,アイバンクサイト画面(乙11)の1葉目と同様の画面は,平成28年3月22日にスマートフォンで表示した画面(乙15の1?4)でも確認できる。
2 判断
(1)通常使用権者について
上記1(1)によれば,デジマースは,平成27年4月1日以降,本件商標の通常使用権者であると認められる。
(2)本件商標の使用及び使用役務について
(ア)本件商標の通常使用権者であるデジマースは,上記1(11)のとおり,要証期間内である平成28年3月18日から,スマートフォン端末向けにアイバンクサイトの提供を開始したこと,(イ)アイバンクサイトでは,上記1(2)及び(3)のとおり,ユーザーが,アイバンクサイト内に掲載された広告を選択し,その広告主のサイトおいてユーザーが会員登録やインストールすることを条件として,アイバンクサイトがユーザーにポイントを付与する一方,アイバンクサイトを運営するデジマースは,当該ユーザーの会員登録等によって広告代理店を経由して広告主から報酬が得られることから,デジマースは広告主との関係においてみた場合,アイバンクサイトにより「成果報酬型のインターネット広告」に係る役務を提供していることにほかならず,これは,取消請求役務中の第35類「インターネット・携帯電話その他の通信ネットワークを介して行う広告・広告の配信」に含まれる役務であると認められること,(ウ)アイバンクサイトでは,画面の左上部に,本件商標と社会通念上同一の商標と認め得る本件使用商標を当該サイトのロゴとして表示していること,が認められる。
以上によれば,本件商標の通常使用権者であるデジマースは,要証期間内である平成28年3月18日以降,取消請求役務中の第35類「インターネット・携帯電話その他の通信ネットワークを介して行う広告・広告の配信」に含まれる役務「成果報酬型のインターネット広告」の提供に当たり,本件商標と社会通念上同一と認められる本件使用商標を当該広告の画面上に表示して同役務を提供したものと認めることができる。
なお,請求人は,「アイバンクサイト」には何らギフト交換の実態がなかったことから,本件商標の使用が名目的使用にすぎなかったことを強く疑わせる旨主張するが,上記1(12)のとおり,デジマースは,アイバンクサイト画面の下部に,広告主のサイトに誘導するためのリンク付けがされた広告を掲載していたことが認められるから,当該広告主との関係においては,成果報酬型のインターネット広告を行っていたことは明らかであるところ,当該広告行為自体は,アイバンクサイトを利用したユーザーのギフト交換の実態が伴わなければならない理由はないから,本件商標の使用が名目的使用にすぎないとの主張は,当たらない。
(3)本件商標の使用時期について
ア 商標法第50条第3項は,「審判の請求前3月からその審判の請求の登録の日までの間に,日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品・・・についての登録商標の使用をした場合であって,その登録商標の使用がその審判の請求がされることを知った後であることを請求人が証明したときは,その登録商標の使用は第1項に規定する登録商標の使用に該当しないものとする。ただし,その登録商標の使用をしたことについて正当な理由があることを被請求人が明らかにしたときはこれを適用しない。」と規定している。
イ 本件商標に係る商標登録原簿の記載によれば,本件審判の請求日は,平成28年3月23日であり,本件審判の請求の登録の日は,同年4月4日であるところ,上記(2)に係る本件商標の使用は,平成28年3月18日以降と認められるから,その使用は,商標法第50条第3項に規定する「審判の請求前3月からその審判の請求の登録の日までの間の使用」に該当するものである。
ウ これに対し,上記1(6)のとおり,請求人は,本件請求人通知(甲5の1)をもって,本件商標権者に対し,本件商標について譲渡を申し入れ,本件商標の譲渡協議が調わない場合には,本件商標について不使用取消審判を請求する旨通知(平成28年1月6日送達(甲5の2))したことが認められる。
そして,上記1(7)のとおり,デジマースの取締役営業本部長は,請求人から本件商標権者に対し,本件商標の商標登録取消し審判を請求する旨の通知があったので,本件審判が請求される時期を把握し,同年3月22日までのサービス立ち上げを急ぎ行った旨陳述しているから,本件商標権者のみならず,通常使用権者であるデジマースも本件商標の使用前に本件審判の請求がされることを知っていたと認められる。
エ したがって,通常使用権者であるデジマースによる本件商標の使用は,本件審判の請求前3月からその審判の請求の登録の日までの間の使用であって,本件審判の請求がされることを知った後の使用であることを請求人が証明し得たものといえるから,商標法第50条第3項ただし書所定の「正当な理由」があることを被請求人が明らかにしない限り,同条第1項に規定する登録商標の使用に該当しないこととなる。
(4)商標法第50条第3項ただし書所定の「正当な理由」の有無について
被請求人は,アイバンクサイトの開発は本件請求人通知(甲5の1)を受領する以前の平成27年8月から継続して具体的に進行しており,そのリリース時期は3月中旬頃と想定されていたと主張していることから,これは商標法第50条第3項ただし書所定の「正当な理由」があることを主張するものと解されるので,以下,この点について検討する。
ア 上記(3)アのとおり,商標法第50条第3項は,不使用取消審判が請求されることを知った後に登録商標の使用をした場合であっても,当該登録商標の使用をしたことについて,正当な理由があることを被請求人が証明したときは,当該登録商標を使用したものとされる。この場合の「正当な理由」としては,例えば,審判請求がされることを知る前から当該登録商標について具体的な計画や準備(例えば,当該登録商標を役務に付する契約を第三者と締結しているような場合,当該登録商標を付した役務の広告を作成していたり,その作成を第三者に依頼したような場合,当該登録商標を役務に付して使用することの意思決定(例えば取締役会の決議等)が明確になされているような場合等)があり,これに基づいて使用したものである場合や審判請求前3月以内の使用ではあるが審判請求がされることを知る前から継続して使用している場合であると解される。
イ 平成27年8月19日付け「戦略会議」に係る意思決定について
上記1(4)のとおり,平成27年8月19日付け戦略会議の議事録(乙20)には,「【アイバンク(仮称)】」の見出しの下,「……web版のネックであった利用するための会員登録というフローを短縮してユーザーに利用いただける方法が考えられそうなのでポイントアプリのweb化を検討しております。 ・TOPICS -8/21までに見積もりを取得できるか打診中。」との記載しかないことから,この時点では,アイバンクサイトのリリースに向けた開発スケジュールなどの具体的な計画や準備に関して,明確な社内意思決定があったとは認められない。
ウ 平成27年12月17日付け「月次報告会」に係る意思決定について
上記1(5)のとおり,デジマースは,代表取締役を始めとする経営陣等が出席した平成27年12月17日開催の月次報告会において,アイバンクサイトの開発スケジュールに関し,そのリリース時期は同28年3月中旬としたまま,開発期間のみを「平成27年11月1日?平成27年12月30日」から「平成27年12月30日?平成28年2月末」へと約2か月シフト(後ろ倒し)する見直しを行ったことが認められる。
そして,これ以降,本件請求人通知があったことを知る前に,デジマース社内において,アイバンクサイトの開発に関して何らかの意思決定が行われたと認めるに足りる証拠はない。
エ アイバンクサイトの開発発注・納品・リリースについて
(ア)発注について
上記ウのとおり,デジマース社内においては,平成27年12月17日時点で,アイバンクサイトの開発期間を同年12月30日から同28年2月末までとする見直しを行ったのにもかかわらず,上記1(9)のとおり,同社がアイバンクサイトの開発をマルジュに発注したのは,当該開発期間の半ばに当たる同年1月29日であり,これは本件請求人通知(甲5の1)があった後のことである。しかも,上記1(8)及び(9)のとおり,マルジュは,当該発注に係る見積書の作成時点で既に,アイバンクサイトの開発については,Android版のデザイン素材を流用し,かつ,同版の一部機能を簡素化して作成したとしても,その納期は早くても同年3月中旬頃までかかってしまうことをデジマースに伝えていたのであるから,デジマースは,そのことを承知の上で,マルジュに対し上記発注を行ったということになる。
しかしながら,その納期は,正に,予定していたアイバンクサイトのサービス開始時期(平成28年3月中旬)に当たっていたのであるから,納品後に最大2週間を要するとされるテスト検証期間も考慮すれば,特段の事情がない限り,デジマース社内においては,そのサービス開始時期についても見直し(後ろ倒し)するための検討がなされていてもおかしくない状況下にあったものといえる。にもかかわらず,証拠上,デジマース社内においてそのような検討を行った様子は認められず,また,特段の事情についても,デジマースの取締役営業本部長が陳述(上記1(7)の(エ))しているとおり,デジマース社内では,本件請求人通知があったことを受け,本件審判が請求される時期を把握し,平成28年3月22日までのサービス開始を急いでいたという以外の事情は考え難く,その他やむを得ない事情があったものとは本件全証拠によっても見いだせない。
そうすると,デジマース社内において,アイバンクサイトのサービス開始時期を見直すことができなかったのは,専ら,本件請求人通知を受け,本件審判が請求される時期を把握していたからであると判断せざるを得ない。
(イ)納品について
上記(ア)のとおり,マルジュは,デジマースに対し,アイバンクサイトに係る納品については,早くても平成28年3月中旬頃までかかる旨回答していたが,上記1(10)のとおり,マルジュは,同月7日,アイバンクサイトに係る一部機能(管理画面に関する部分)を除いた形で納品を行った(なお,被請求人は,アイバンクサイトに係る管理画面の納品がいつ行われたかは主張立証していない。)。
しかしながら,デジマースは,このような納品形態とすることを本件請求人通知前から計画していたわけではないし,マルジュに正式発注する時点でも,表立ってそのような要求をしていない。
そうすると,このような納品形態にしたのは,デジマースが,本件開発をマルジュに発注した後,その開発進捗状況等を見守りつつも,やはり,全体での納品は間に合わないと判断したことから,平成28年3月22日までのサービス開始を確実なものにするため,一部の機能を後回しにして納品するようにマルジュに指示したものと推測せざるを得ない。
(ウ)リリースについて
アイバンクサイトの正式リリースは,上記1(11)のとおり,本件商標の通常使用権者であるデジマースによって,要証期間内である平成28年3月18日に行われた。
しかしながら,上記1(12)のとおり,当該リリース時点では,ユーザーは,ポイントをためることができても,そのためたポイントでギフト交換はできない状態にあったこと,また,アイバンクサイトに係る管理画面では,「ユーザ管理」,「ギフト管理」,「広告管理」及び「レポート/ログ管理」に係る各機能をサポートしているところ(乙17),ギフト交換に当たっては「ギフト管理」機能も必要であったであろうと解されるから,同管理画面の納品がいつ行われたか明確に主張立証していないことも併せ考えると,上記リリース時点において同管理画面が正式にリリースされていたかどうかは相当疑わしいといわざるを得ない。
オ 上記ウ及びエによると,デジマースは,たとえ,本件請求人通知があったことを知る前である平成27年12月17日に,アイバンクサイトの開発期間を見直し,同サービス開始時期を同28年3月中旬と決定していたとしても,その計画に従って開発を進めていたものとは到底いえず,むしろ,本件請求人通知を受け,本件審判が請求される時期を把握した上で,アイバンクサイトの機能を一部減縮してでも,本件商標の使用が要証期間内に納まるよう,同月18日にアイバンクサイトをリリースしたものと推認せざるを得ない。
したがって,本件商標の上記使用は,商標法第50条第3項所定の「正当な理由」があったとは認めることができない。
(5)小括
本件商標の通常使用権者であるデジマースは,要証期間内と認められる平成28年3月18日に,取消請求役務中の第35類「インターネット・携帯電話その他の通信ネットワークを介して行う広告・広告の配信」に含まれる役務「成果報酬型のインターネット広告」の提供に当たり,本件商標と社会通念上同一と認められる商標を当該広告の画面上に表示して同役務を提供したものと認められる。
しかしながら,当該役務の提供を開始した平成28年3月18日は,本件審判の請求前3月からその審判請求の登録の日までの間であって,かつ,本件商標権者及び通常使用権者において本件審判が請求されることを知った後であるところ,被請求人は,その使用について「正当な理由」があることを明らかにしたものとは認められないから,当該役務の提供に係る使用商標の使用は,商標法第50条第1項に規定する登録商標の使用に該当しないといわざるを得ない。
3 むすび
以上のとおり,被請求人は,要証期間内に日本国内において,商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが,取消請求役務のいずれかについて,本件商標の使用をしていることを証明したということができない。
また,被請求人は,取消請求役務について,本件商標を使用していないことについて正当な理由があることも明らかにしていない。
したがって,本件商標の登録は,その指定商品及び指定役務中の「結論掲記の指定役務」について,商標法第50条の規定により,取り消すべきものである。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲 本件使用商標(色彩については,原本参照。)


審理終結日 2018-03-28 
結審通知日 2018-04-02 
審決日 2018-07-10 
出願番号 商願2012-83460(T2012-83460) 
審決分類 T 1 32・ 1- Z (W35)
最終処分 成立 
前審関与審査官 橋本 浩子 
特許庁審判長 早川 文宏
特許庁審判官 平澤 芳行
田村 正明
登録日 2013-03-22 
登録番号 商標登録第5568733号(T5568733) 
商標の称呼 アイバンク 
代理人 前川 砂織 
代理人 岡田 淳 
代理人 桑原 秀明 
代理人 武藤 元 
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