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審決分類 審判 全部取消 商５１条権利者の不正使用による取り消し 無効としない Y14
管理番号 1209925 
審判番号 取消2008-300664 
総通号数 122 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-02-26 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2008-05-26 
確定日 2009-12-25 
事件の表示 上記当事者間の登録第5011646号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第5011646号商標(以下「本件商標」という。)は、「INDIAN ARROW」の文字を横書きしてなり、平成18年5月1日に登録出願され、第14類「貴金属,キーホルダー,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製針箱,貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製宝石箱,貴金属製の花瓶及び水盤,記念カップ,記念たて,身飾品,貴金属製のがま口及び財布,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,貴金属製コンパクト,貴金属製靴飾り,時計,貴金属製喫煙用具」及び第18類「かばん金具,がま口口金,皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,皮革」を指定商品として平成18年12月15日に設定登録されたものである。

第2 請求人の主張の要点
請求人は、商標法第51条第1項の規定に基づき、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由及び被請求人の答弁に対する弁駁の理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第464号証(枝番号を含む。)を提出している。
1 請求の理由
(1)被請求人は、少なくとも、平成20年5月以降、本件商標の指定商品であるトートバッグについて、別掲(1)のとおりの構成からなる商標(以下「使用商標A」という。)及び別掲(2)のとおりの構成からなる商標(以下「使用商標B」という。)を使用した。使用商標A及びBは、本件商標と類似する商標である。
(2)被請求人の使用に係る使用商標A及びBは、請求人の引用する以下の登録商標及び請求人がバッグに使用する商標と類似する。
(ア)登録第2720681号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成4年2月6日に登録出願、第21類「装身具、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉およびその模造品、造花、化粧用具」を指定商品として平成9年4月25日に設定登録され、その後、平成18年11月21日に商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、平成19年3月14日に指定商品を第3類、第6類、第8類、第10類、第14類、第18類、第21類、第25類及び第26類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品とする書換登録がされているものである。
(イ)登録第3199708号商標(以下「引用商標2」という。)は、引用商標1と同一の構成からなり、平成5年3月29日に登録出願、第18類「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧用具入れ,かばん金具,がま口口金,傘」を指定商品として、平成8年9月30日に設定登録され、その後、平成18年4月25日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。
(ウ)請求人がバッグに使用する商標
別掲(4)請求人商標目録(A)のとおりの構成からなる商標(以下「Indianロゴ」又は「請求人商標a」という。)
すなわち、上記(1)の使用商標A及びBは、その構成中の「Indian」の文字を要部とするが、この「Indian」の文字が請求人のIndianロゴと同一であって、引用商標1及び2の要部でもあるから、引用商標1及び2と類似する。
したがって、被請求人による上記(1)の使用商標A及びBの使用は、請求人の製造販売にかかるバッグと混同を生ずるものである。
(3)被請求人は、上記(1)の使用商標A及びBの使用の結果請求人の製造販売に係る商品と混同を生じさせることを認識して、使用商標A及びBの使用を行ったものである。被請求人は、認識したのみならず、意図したのである。このことは、被請求人が、平成7年以降請求人の使用する商標と類似する商標の使用を継続してきたことのみをとってしても明らかである。
(4)被請求人による使用商標A及びBの使用は、後述するように、高度に違法なものであるといわざるを得ない。すなわち、
a)被請求人は、外国のブランドで日本に上陸しそうなものがあると、これを無断で少し変えたり、片仮名にしたりして商標登録をしておき、これを利用してビジネスを展開したり、正規のライセンスビジネスの展開を妨害したりしていた。
b)被請求人は、商標「インディアン」が米国でマーチャンダイジングブランドとして起ち上げられるや、いち早く、商標「インディアンモーターサイクル」の登録をした。
c)被請求人は、「インディアンモーターサイクル」商標を使用せず、請求人や株式会社サンライズ社(以下「サンライズ社」という。)が、企業努力によりIndianロゴをはじめ、別掲(4)請求人商標目録(B)のとおりの構成からなる商標(以下「ヘッドドレスロゴ」又は「請求人商標b」という。)、同じく(C)のとおりの構成からなる商標(以下「モトサイクルロゴ」又は「請求人商標c」という。)、同じく(D)のとおりの構成からなる商標(以下「Indian/Mｏｔｏcｙcle商標」又は「請求人商標d」という。)等(以下、これらをまとめて「Indianブランド」ということがある。)をシャツ、帽子、ジャケット、パンツ、バッグ等について周知にするや、これらに類似する商標をシャツ、ジャケット、パンツ等に繰り返し使用してきた。
d)そして、被請求人は、かかる行為の一環として、本件商標を使用せず、使用商標A及びBを使用して、請求人の築いたIndianロゴ等の周知性に只乗りしている。
(5)よって、本件商標の登録は、商標法第51条第1項により、取消すべきものである。

2 関連する事実
(1)新インディアン社の設立及びIndianブランドの起ち上げ
平成元年6月、米国においてインディアンモトサイクルカンパニーインク(Indian Mｏｔｏcｙcle Cｏ.,Inc.、以下「新インディアン社」という。)が設立され、Indianブランドがマーチャンダイジングのブランドとして起ち上げられた。
新インディアン社は、1901年創立の米国のオートバイメーカー「Indian Mｏｔｏcｙcle Cｏmｐanｙ」(以下「旧インディアン社」という。)がオートバイに使用していたIndianロゴ等からなる商標をマーチャンダイジングブランドとして再興した会社であり(甲第6号証及び甲第7号証)、取締役がフィリップ・エス・ザンギ(以下「ザンギ」という。)及びロッコ・テネブルーソであった。
このIndianブランドの起ち上げは、米国で大々的に報じられ、「USA Tｏdaｙ」紙やデイリーニューズ紙のような一般紙にも平成3年7月1日及び同年7月5日に報じられた程であった(甲第6号証及び甲第7号証)。業界紙や業界誌においてはなおさらである。そして、米国で立ち上げられたIndianブランドビジネスがTシャツ、革ジャン、皮パンツなども対象にしていることや日本市場もターゲットにしていることも、広く報じられていたことである。
(2)被請求人は、後述の如く、外国のブランド情報をあさっており、被請求人が平成3年7月頃、Indianブランドの起ち上げの報道を直接又は人づてに知り、Indianブランドビジネスが将来日本で展開されることあるべしと予測したことは明白である。被請求人が仮に上記2紙を、直接自ら見なかったとしても、人伝えで、また、他の媒体で、Indianブランドビジネスの起ち上げを知ったことは間違いのないところである。例えば、被請求人自身、平成2年に米国のビンテージバイクの愛好家団体と接触があったと述べている。
そして、かかる情報を得た被請求人が上記2紙の記事や他の媒体の記事を集めたことも容易に推認出来ることである。
(3)被請求人は、平成3年11月5日に「インディアンモーターサイクル」の文字からなる商標(別掲(5)の「被請求人商標1」)を出願したが、以下に述べるとおり、該商標を一切商品に使用せず、該商標権を、請求人のクレームに対抗し、請求人の企業努力の成果への只乗収奪の継続の手段としたのみであった。
かかる出願の手法は、後述の「BEAR SURF BOARDS」に対する「ベアーサーフボード」の出願と同じである。
なお、念のため、他の事件における被請求人の「被請求人による『インディアン商標』の採択の起源」及び「その後の経緯」の主張は、虚偽であり詭弁であることを明らかにしておく。
(ア)第1に、被請求人は、平成2年に米国ビンテージバイクの愛好家団体から彼らのバイクジャケットを作ることを依頼されたなどというが、ありえないことである。
そもそも、甲第459号証は、平成9年発行の雑誌であり、その内容は、被請求人の役員の言葉を載せているにすぎない。甲第460号証も、「平成8年10月付」の被請求人の役員の陳述書である(しかも日付が無い)。いずれも被請求人が請求人から平成8年に訴の提起を受け、仮処分命令の申立を受けた後に作成されたものであり、信用性がない。
(イ)第2に、真実被請求人が米国のビンテージバイクの愛好者団体から平成2年にバイクジャケットの作成・商品化を依頼されたのであれば、早急に作成し商品化すればよいのであり、平成9年まで皮革製ジャケットやパンツの商品化を遅らせることなどあり得ない。
(ウ)第3に、バイクの愛好者団体より彼らのバイクジャケットを作ることを依頼されたのであれば、ブランド等無関係である。彼らがわざわざ「インディアンモーターサイクル」という片仮名の商標を付けることを提案するということなどあり得ない。
(エ)第4に、被請求人は、「平成3年11月5日に『インディアンモーターサイクル』の登録出願をしたが、当時ロゴデザインが決っていなかったからカタカナ表記とした」と主張するが、詭弁である。「インディアンモーターサイクル」という商標は旧インディアン社が使用していた商標ではない。被請求人は、「インディアン商標」という言葉を用いるが、かかる用語を用いること自体「まやかし」である。
(オ)第5に、被請求人は、「ロゴ書体が決まったものについては、その都度出願した」というが、かかる主張も虚偽である。被請求人のいうところの「その都度出願した商標」なるものは、別掲(5)被請求人商標目録の被請求人商標2、3、9及び10等であり、これらは片仮名「インディアンモーターサイクル」と商標法第50条第1項でいうところの同一性の無いものである。「ロゴ書体が決まった」といえるのは同一性の範囲内にあるものについてのみいえるものである。しかも、これらの出願は、後述のとおり、請求人の企業努力により請求人商標a及びbや請求人の略称「Indian Mｏｔｏcｙcle」が市場に浸透したのを見計らってなしたものである。
被請求人のかかる陳述自体、被請求人商標1の出願が、被請求人においてIndianブランドビジネスの立ち上げられたことを知り、将来日本でIndianブランドビジネスが導入展開されるべきことを予測し、日本にIndianブランドビジネスが導入され展開されたあかつきには、その導入展開した者の業務を妨害する目的で出願したものであることを自白するものである。
(カ)このように、被請求人の主張は、証拠自体信用性が無く、主張自体矛盾しており、嘘偽であることは明白である。
事実は、被請求人は、米国でIndian商標を使用したマーチャンダイジングビジネスが起ち上げられ展開されたのを知って、いずれ日本に導入されるであろうことを予測し(事実日本が輸出のターゲットであることは甲第6号証に記載されている。)、「ベアーサーフボード」と同じく、片仮名で「インディアンモーターサイクル」を押さえておくことにし、請求人の企業努力により請求人商標1及び2が日本市場に浸透するのを見計って、Indianロゴ等を使用した商品を販売した、というのが真実である。
(キ)被請求人は、「『インディアンモーターサイクル』が公告され登録されたことを踏まえ、商品の具体的な販売企画に着手するとともに、商標『INDIAN MOTORCYCLE』についてカナダ国商標権者『カナダインディアン社』(INDIAN MANUFACTURING LTD.)と業務提携した」等と主張する。しかしながら、被請求人の主張は嘘偽りである。
すなわち、甲第461号証は、商標権者でない者からの手紙の形式をとった書面であり(署名が無く、文書として成立していない。)、被請求人の上記業務提携したという主張の虚偽は明白である。かかる嘘偽の主張をすること自体、被請求人が請求人の企業努力によりIndianブランドが市場に浸透したのを見計って、Indian商標を使用した商品を第三者に作らせ、これを日本市場で販売した、ということを如実に示すものである。
また、甲第463号証は、「INDIAN MOTORCYCLE CLOTHING COMPANY INC.」のカタログであり、「INDIAN MANUFACTURING LTD.」のカタログではなく、被請求人の主張は明白に虚偽である。
しかも、被請求人は、甲第464号証で旧インディアン社に言及し、被請求人が旧インディアン社と関係があるかの如き言いまわしをしている。
(ク)要するに、事実は、被請求人は、いずれ日本にIndianブランドビジネスの導入のあるべきことを予測して、導入者の企業努力の成果を収奪することを企図し、その手段として「インディアンモーターサイクル」の出願をし、平成6ないし7年に請求人の企業努力によりIndian商標が市場に浸透するや、平成7年にIndianロゴ等を使用したTシャツ等を輸入販売し、平成8年にIndianロゴ等を使用した皮革製ジャケットやパンツを販売し、平成8年に請求人に訴や仮処分命令の申立を提起されるや、「ベアーサーフボード」におけると同じく、「インディアンモーターサイクル」に係る商標権に基づき請求人らに訴や仮処分命令の申立を提起し、かかる収奪行為を継続しようとしたのであり、被請求人はかかる目的のため蝶理などの商社経由でカナダの業者にTシャツ等を発注した、ということである。
(4)一方、スコット・カジヤ(以下「カジヤ」という。)は、日系の3世であり、コンセプト・デザイナー(ファッション・トータル・コーディネーター)として、当時既に日本においても活躍していた。カジヤはまた、カリフォルニアに、「SIGN LANGUAGE」(サイン・ランゲージ)という、知る人ぞ知る眼鏡及び純銀製の身飾品の製造販売会社を持ち、同社の社長であった。サイン・ランゲージ社の商品は日本にも輸出され、ヴァンドーム・ヤマダ等の有名店が輸入販売を行っており、「サイン・ランゲージ」は当時から日本でも関連業界では有名な会社でありブランドであった。
したがって、カジヤは、ブランドビジネスに通じており、当時日本が生活の拠点であった(甲第10号証)。
カジヤは、「Indian」のブランドとしての将来性に着目し、日本においてIndianブランドが適切に展開されれば、日本においてブランドとして成功すると確信し、1991年(平成3年)暮、新インディアン社と契約し、同社に対して約1億円の資金を投資した。新インディアン社は、Indianブランドのビジネス一切について、「Indian」商標の出願、登録、ライセンスを含め、日本での全ての権利をカジヤに譲渡した(甲第10号証)。
カジヤは、かかる権利の譲渡を受け、1992年(平成4年)2月、「Indian/Mｏｔｏcｙcle商標」(請求人商標d)を自己の名義で出願した(甲第11号証参照)。請求人商標dは、請求人の社標として、Indianブランドの全ての商品に使用されている。
(5)平成5年1月29日、新インディアン社の設立及びIndianブランドビジネスの開始が報じられ、ヘッドドレスロゴと同様の標章が掲載された(甲第13号証)。
Indianブランドはビンティージバイカー系のアメリカンカジュアルのファッションブランドであり、その顧客層はファッションに関心を持つ若年男性層である(甲第201号証及び甲第254号証)。
平成5年1月から同年11月にかけて、雑誌「ブルータス」に21回にわたり、Indianブランドの復活、アパレルマーチャンダイジングブランドとしての展開、日本においてもIndianブランドのマーチャンダイジングビジネスが展開されることが報じられた(甲第226号証ないし甲第246号証)。
雑誌「ブルータス」の読者層はIndianブランドの商品の需要者と重なる(甲第247号証)。かかる需要者層は、ファッション情報に敏感であり、雑誌等によるブランド情報に注意している。また、雑誌「ブルータス」は発行部数が月25万部に昇り、広告価値の非常に高い媒体である(甲第249号証及び甲第250号証)。
この結果、Indianブランドは日本において平成5年11月頃には充分需要者の間に浸透し(甲第247号証)、日本においてIndianブランドがブームになるのが時間の問題である程度に需要者の間に浸透していた(甲第26号証)。
(6)カジヤは、Indian/Mｏｔｏcｙcle商標の出願をする一方で、サンライズ社と合弁し、平成5年(1993年)6月3日、請求人を設立し、代表取締役に就任した(甲第19号証及び甲第21号証)。
そして、平成7年6月から平成8年3月にかけて、カジヤは、自己名義のIndian/Mｏｔｏcｙcle商標(請求人商標d)の出願・登録を請求人に譲渡した(甲第11号証及び甲第21号証)。
(7)平成5年(1993年)7月24日付け繊研新聞(甲第24号証)に、「米アンティークバイク『インディアン』ウエア発売」との見出しの下、カジヤを社長(当時)とする請求人が設立され、同年秋から、「インディアン」をイメージキャラクターにした商品の輸入販売及びライセンス事業が開始される旨の記事が掲載された。甲第24号証には、ヘッドドレスロゴが「『インディアン』のロゴマーク」として紹介されている。
また、同日付け日経流通新聞(甲第25号証)にも、「米国のオートバイメーカー、インディアン・モトサイクル社(マサチューセッツ州)のライセンス供与を行っている『インディアン・モトサイクル・ジャパン』(東京・渋谷、スコット・カジヤ社長)は、米国で人気上昇中のアンティークバイク『インディアン・モトサイクル』関連商品事業を、国内で展開する。」、「『インディアン』は1901から53年まで製造された高級バイクで、米国を象徴するブランドの一つ。会社は53年に解散したが、実業家のフィリップ・ザンギ氏が92年1月に再建した。」との各記載を含む記事が掲載された。
かかる記事の掲載により、Indianブランドは関連する取引者の間でも少なくとも相当知られることとなった。
請求人は、平成5年秋口から、Indianロゴ、ヘッドドレスロゴをはじめ、これらと「MOTOCYCLE」の文字を組み合わせた商標等を付したシャツ、ジャケット、帽子等の輸入販売を開始した(甲第12号証、甲第14号証ないし甲第18号証及び甲第24号証ないし甲第27号証)。輸入販売にかかる商品は、「アーバンメディソン」、「ビームス」などのIndianブランドの需要者に影響力のある店舗で販売された。これらの店舗で販売されたということ自体、Indianブランドが需要者の間に充分浸透していたことを示すものである。
「POPEYE」誌1993年(平成5年)11月10日号(甲第26号証)に、「1940年代、アメリカでハーレー・ダヴィッドソンと人気を二分したバイクメーカーがインディアン・モトサイクル社」であり、そのロゴグッズは、「アメリカを象徴するトレードマークのひとつとして、・・・未だに根強いインディアン・マニアを持つほどの存在」であるところ、これらのロゴグッズがアパレルなどのキャラクターグッズとして復活しており、「米国では既にブームとなっている模様」で、「日本でもブーム着火は時間の問題だといえる。」との記事が掲載された。「POPEYE」誌も、Indianブランドの商品の需要者の間で広く読まれている雑誌である。このことは、被請求人も、「POPEYE」誌に請求人の企業努力に便乗する商品の広告を出したこと(甲第34号証)からも明かなことである。
すなわち、遅くとも平成5年暮れには、Indianブランドは、需要者、取引者の間に充分浸透し周知となっていた、少なくとも相当程度知られていた。
(8)平成6年1月から12月、請求人は、Indianブランドの需要者層である若い男性向けのカジュアルファッションの「ビームス」、「シップス」、「ユナイテッドアローズ」等の大手専門店で配布されている月刊広報誌「DICTIONARY」に、Indianロゴ及びヘッドドレスロゴを表示した請求人及びマスターライセンシーのサンライズ社の広告を掲載し、配布した(甲第28号証)。「DICTIONARY」という影響力のある広報誌に広告が掲載されたということ自体、Indianブランドが充分需要者の間に浸透していたことを示すものである。
また、平成6年始め、若者向けカジュアルファッション流行の発信地として知られる東京都内の渋谷公園通りにある大きな「アーバンメディスン」の店舗内に、Indianブランドの衣類を販売するショップインショップが開設された。「アーバンメディスン」内にショップインショップが開設されたということ自体、Indianブランドが充分需要者の間に浸透していたことを示すものである。
同じ頃、請求人は、マスターライセンシーであるサンライズ社を通じて、Indian商標を使用したバッグの製造販売につき、マルヨシとサブライセンス契約を締結した。
マルヨシは、同年5月ころ、展示会を開催してIndianロゴ、ヘッドドレスロゴ等を使用してバッグの製造販売を開始し(甲第30及び第31号証)、「旬刊ファンシー」平成6年6月25日号(甲第29号証)、「グッズプレス」1994年(平成6年)11月号(甲第32号証)及び「フィールド・ギア」1994年(平成6年)12月号(甲第33号証)において、これらの商標を使用したバッグ、Tシャツ等の商品広告が掲載された。
すなわち、平成6年始めには、「Indianロゴ」、「ヘッドドレスロゴ」、「Indianロゴ/MOTOCYCLE」(二段書き、以下同じ。)、「ヘッドドレスロゴ/MOTOCYCLE」(二段書き、以下同じ。)を始めとするIndian商標は、請求人を出所とするアメリカンカジュアルのビンティージバイカーのファッションブランドとしてアパレルについて需要者取引者の間に浸透し周知となっていた、少なくとも相当程度知られていた。アパレルについて需要者の間に浸透していたからこそ、アクセサリーであるバッグへのライセンスが展開されたのである。
また、同様に、「Indian Mｏｔｏcｙcle Jaｐan」、「インディアンモトサイクルジャパン」、「Indian Mｏｔｏcｙcle」、「インディアンモトサイクル」も請求人の略称として需要者、取引者の間に浸透し、周知となっていた、少なくとも相当程度知られていた。
(9)一方、被請求人は、平成6年9月21日、別掲(5)の被請求人商標目録に掲載したとおりの構成からなる被請求人商標2及び3を出願した。両商標とも「インディアンモーターサイクル」と同一性の範囲外にある。
被請求人商標2は、請求人が衣類に使用していた「ヘッドドレスロゴ/MOTOCYCLE」商標と同一態様である。被請求人商標3は、請求人が使用していた「Indianロゴ/MOTOCYCLE」商標と請求人のライセンシーであるマルヨシが使用した「左向きのインディアンの図形」を要部とするものであり、マルヨシがバッグに使用した「左向きのインディアンの図形+Indianロゴ/MOTOCYCLE」と類似するものである。
被請求人は、請求人の「Indianロゴ」、「ヘッドドレスロゴ」、「Indianロゴ/MOTOCYCLE」、「ヘッドドレスロゴ/MOTOCYCLE」等のIndian商標が請求人の企業努力により市場で需要者の間に浸透し周知になっていたこと、少なくとも相当程度知られていたことを知って、また、「Indian Mｏｔｏcｙcle」、「インディアンモトサイクル」が請求人の略称として市場で需要者の間に浸透し周知になっていたこと、少なくとも相当程度知られていたことを知って、これらの商標の登録出願をした。
かかる商標の登録出願という行為は、まっとうな事業者であれば決してしようとしない類の行為である。事実、Indianロゴ等を用いた商品を販売したり、上記登録商標の如く「Indian」を含む商標の出願をし、登録を得たりしたのは被請求人のみである。
かかる態様の商標が出願され登録されれば、それだけで請求人の業務は著しく阻害され妨害される。すなわち、上記商標は、請求人の「ヘッドドレスロゴ/MOTOCYCLE」商標と同一又は請求人の「Indianロゴ/MOTOCYCLE」商標を要部としてなるが、これは請求人がその販売にかかる被服などの商品に使用していたものと同一態様であり、また、請求人がその販売に係る被服などの商品に使用する主力商標である請求人商標aやbと類似し、請求人の略称「Indian Mｏｔｏcｙcle」と類似する。
すなわち、かかる商標が登録されれば、それだけで問屋や小売店は、請求人の正規請求人商標aやbを使用した商品の取扱いを躊躇するようになり、請求人の業務は妨害される。また、ライセンスを受けようとする者も、ライセンスを受けることを躊躇するようになり、請求人の業務は妨害される。広告を打とうとしても、雑誌や新聞が取扱いを躊躇したりするようになり、また、ライセンシーも広告を躊躇したりするようになり、請求人の業務は妨害される。
さらに、かかる態様の登録商標又はこれに類似した商標がその指定商品である衣類等に使用されれば、かかる指定商品は、請求人の取扱商品と類似するから、需要者はこれを請求人又は請求人のライセンシーの商品であると誤認するようになり、市場に混乱を来し、結局請求人の業務が妨害される。
他方、被請求人は、請求人の企業努力の成果を収奪して利益を得ることになる。上記被請求人商標2及び3のような態様の商標の登録出願及び登録により、また、上記登録商標やこれに類似する商標がその指定商品に使用されることにより、上記のような請求人の業務の妨害の事態が生ずることは、請求人と同業者である被請求人において当然認識した事である。そして、被請求人において請求人の業務の妨害という結果を意図して上記登録商標の出願をしたことは、上記登録商標の出願に至る迄、出願後登録に至る迄、及び、登録後の被請求人の行為、並びに、それを取巻く状況、並びに、類似の案件における被請求人の行為から明らかである。
なお、上記被請求人商標2及び3は、被請求人が当時出願していた被請求人商標1と同一性の範囲外にある。
(10)被請求人の商法は、当初から請求人の企業努力の成果の収奪、請求人の業務の妨害を意図した悪質なものであった。被請求人は、その広告において次のように記載している。
・「インディアン・モーターサイクルっていえば、かつてハーレーと人気を二分したアメリカンバイクの名門中の名門」(甲第34号証)
・「その名前を付けたウェアブランドが日本とカナダの共同企画で、この秋からドカーンと発売することとなった」
・「アメリカ最古のバイクメーカー“インディアンモーターサイクル”。もうバイクメーカー自体は倒産してしまったのだけれど、ウェアはまだカナダで作られているのだ。」(甲第35号証)
・「ハーレーダビッドソン」と並び称される、アメリカ最古のバイクメーカーがインディアンモーターサイクル。現在バイクの生産はされておらず、バイカーウェアの生産のみ続けられている。」(甲第36号証)
かかる記載はいずれも虚偽である。かかる広告の記載からみても、被請求人が、米国の新インディアン社が復活したIndianブランドの日本における正規の取扱者であるとの誤認を取引者需要者に植えつけようとしているのが明白である。もとより、請求人のそれまでの企業努力の成果に只乗りし、これを違法に収奪しようとしているのは明白である。
米国の新インディアン社は、正当に、Indianブランドをマーチャンダイジングブランドとして復活させ、これを広く告知した。カジヤは正当にこれを日本に導入し、請求人を設立した。請求人は、企業努力を傾注し、正当にIndianブランドを日本市場に浸透させ周知にしていた、少なくとも相当程度知らしめていた。
被請求人は、それを見計って、請求人の企業努力の成果を収奪し、Indianブランドの商品を販売し、請求人の業務を妨害した。そして、被請求人があたかも復活されたIndianブランドの正規の取扱者であるとの誤認を生じさせるため、上記のような虚偽の広告をしたのである。
請求人は、被請求人の行為があまりに悪質であったので、平成7年6月30日、警告書を被請求人に送付した(甲第47号証)。しかしながら、被請求人は警告を無視して、販売広告を継続した。
(11)平成7年、請求人は、マスターライセンシーのサンライズ社を通じて、Indian商標を使用した革製ジャケットの製造販売につき、西澤株式会社(以下「西澤社」という。)とサブライセンス契約を締結した。西澤社は、平成7年10月頃、パンフレットを配布して「Indianロゴ/MOTOCYCLE」、「ヘッドドレスロゴ/MOTOCYCLE」等のIndian商標を付した革製ジャケットの製造販売を開始し、平成7年から平成8年にかけて巨額の資金を投入して広告宣伝を行った(甲第48号証ないし甲第57号証)。この結果、平成8年の上旬には、「Indianロゴ」、「ヘッドドレスロゴ」、「Indianロゴ/MOTOCYCLE」、「ヘッドドレスロゴ/MOTOCYCLE」等のIndian商標は、シャツやジャケットはもとより、レザージャケット等についても請求人を出所とする商標として需要者間で周知になった。また、「Indian Mｏｔｏcｙcle」及び「インディアンモトサイクル」は請求人の略称として需要者の間に周知になった。
翌平成8年の秋冬シーズンに西澤社が前年の投資の成果を回収しようとした矢先、被請求人は平成8年の秋冬シーズンの初めから、被請求人商標1と同一性の範囲内にない「Indianロゴ/Mｏｔｏcｙcle(書体は「Indianロゴ」と同じ)」(注:「Mｏｔｏｒcｙcle」ではない。)の商標等を使用した革製ジャケット等の販売を開始し、継続し、広告宣伝をしたのである(甲第76号証ないし甲第79号証)。
止むを得ず、請求人は、被請求人に対し、平成8年5月21日、Indianロゴ等のTシャツや皮革製ジャケット、パンツ等への使用の差止、損害賠償等を請求して、東京地裁に訴を提起した(平成8年(ワ)第9391号)。
(12)被請求人は、上記訴を提起されるや、これに対抗するため平成8年7月19日に「インディアンモーターサイクル」の商標権を基にして請求人らに対し訴を提起したのである(東京地方裁判所平成8年(ワ)第140265号事件)(甲第80号証)。なお、この被請求人の訴は、権利の濫用であるとして棄却され、東京高等裁判所においても同様に判断された(甲第263号証ないし甲第265号証参照)。
そして、被請求人は上記侵害品の販売を継続した。被請求人の行為により市場が混乱したので、止むを得ず、請求人は、市場の混乱を抑えるため、平成8年7月22日に繊研新聞に請求人の取扱い商品が正規のIndianブランドの商品であることを知らせる広告を打たざるを得ず、さらに、平成8年9月17日に被請求人に対し仮処分命令の申立をした。
すると、被請求人は、平成8年10月に請求人の仮処分命令申立に対抗するため、「インディアンモーターサイクル」(被請求人商標1)に係る商標権に基づき、請求人らに対し、仮処分命令の申立をした。なお、この申立は、平成9年8月14日に却下された。
(13)両仮処分申立事件の担当裁判官は、請求人と被請求人のどちらが正当なIndian商標の使用権者であるかを慎重に審理し、請求人が正当な権利者であると認めた。また、同裁判官は、ブランドビジネスについても、事情を請求人と被請求人とに照会した。その上で、同裁判官は、請求人と被請求人との間の係争を一気に解決するため、和解を勧告し、和解案として「被請求人は片仮名の『インディアンモーターサイクル』と英文字の活字体の『INDIAN MORTORCYCLE』(横一列、一連)を使って良い、しかし、筆記体の『Indian Mｏｔｏｒcｙcle』(横一列、一連)は請求人の登録商標(登録第2710099号)の『Indian』の書体と同一であると否とにかかわらず使わない、『Indian/Mｏｔｏｒcｙcle』と上下2段の使用は活字体と筆記体とにかかわらずしない」という案を呈示した(甲第60号証)。
請求人は、かかる和解案を受諾することを同裁判官に伝えたが、被請求人はこれを拒絶した。そのため、請求人と被請求人との間の紛争は今日迄続くこととなった。
なお、被請求人は、依然として、請求人のIndianロゴと同じ書体の「Indian」を被請求人の商品に使用しているのである(後述)。
(14)請求人の申立に基づき、平成8年12月16日に仮処分命令が出された(甲第59号証)。
被請求人は、仮処分決定(甲第59号証)を受けた後も、「インディアンモーターサイクル」(被請求人商標1)と同一性の範囲内にない「Indianロゴ/Mｏｒｔｏｒcｙcle(「Indianロゴ」と同じ書体)」の商標等を使用して、革製ジャケット等の製造販売広告等を行い(甲第61号証ないし甲第63号証)、「Indianロゴ」と同一又は酷似した「Indian」、「Indian/Mｏｒｔｏｒcｙcle」、「Indian Mｏｒｔｏｒcｙcle」等を使用して、革製ジャケットやTシャツの輸入製造販売広告を行ったのである(甲第65号証ないし甲第75号証)。
被請求人が使用した上記商標は、仮処分における差止の対象となったものと酷似する。もとより、これらの商標は、請求人の旧第17類の登録第2710099号商標とも類似している。
(15)この間、被請求人は、上記仮処分決定を受けた直後の平成9年1月14日に別掲(5)被請求人商標目録のとおりの構成からなる被請求人商標4ないし8を出願し、さらに同年9月31日に同じく被請求人商標9及び10を出願した。
かかる商標は、「Indianロゴ/Mｏｔｏｒcｙcle」を要部とするものであるが、Indianロゴが、請求人の企業努力によりIndianブランドの中核商標として市場で需要者の間に浸透し、周知になっていたことを知って、また、「Indian Mｏｔｏcｙcle」及び「インディアンモトサイクル」が請求人の略称として市場で需要者の間に浸透し周知になっていたこと、かかる商標が「Indianロゴ」及び「Indian Mｏｔｏcｙcle」と類似すること並びに仮処分命令において「Indianロゴ/Mｏｔｏｒcｙcle」を要部とする標章の使用が差止められたことを知った上で、被請求人により敢えて仮処分命令の直後に登録出願されたものである。
かかる商標の登録出願という行為は、まっとうな事業者であれば決してしようとしない類の行為である。事実、Indianロゴ等を用いた商品を販売したり、上記の如く「Indian Mｏｔｏｒcｙcle」を含む商標の出願をし、登録を得たりしたのは被請求人のみである。
上記被請求人商標のような態様の商標の登録出願及び登録により、また、上記被請求人商標やこれに類似する商標がその指定商品に使用されることにより、上記のような請求人の業務の妨害の事態が生ずることは、請求人と同業者である被請求人において当然認識した事である。そして、被請求人において請求人の業務の妨害という結果を意図して上記被請求人商標の出願をしたことは、上記被請求人商標の出願に至る迄、出願後登録に至る迄、及び、登録後の被請求人の行為、並びに、それを取巻く状況、並びに、類似の案件における被請求人の行為から明らかである。
なお、上記被請求人商標は、その出願時、被請求人が当時出願し登録を得ていた「インディアンモーターサイクル」(被請求人商標1)と同一性の範囲外にあり、いずれも上記仮処分命令で使用差止の対象とされた標章と酷似するものである。
(16)請求人による今日に至る迄のIndianブランド商品の販売、ライセンス、広告宣伝の継続、Indianブランドの一層の周知性の取得について
(ア)西澤社によるIndianブランドのレザージャケット等の販売と併行して、請求人によるIndianブランドのシャツ、ジャケット、帽子等のアパレル製品の販売も継続された。平成8年以降も、請求人は企業努力を傾注して、「Indianロゴ」、「ヘッドドレスロゴ」、「Indian/Mｏｔｏcｙcle商標」その他のIndian商標を付したシャツ、ジャケット、帽子、ベルト、靴、バッグなどの商品の販売、ライセンスを継続し、これらの商品は売上を順調に伸ばし、また、新聞雑誌等に広く広告、宣伝、紹介され、「Indianロゴ」、「ヘッドドレスロゴ」、「Indian/Mｏｔｏcｙcle商標」等のIndianブランドは、代表的なアメリカンカジュアルのビンティージ・カジュアルのファッションブランドとしてプレスティージのあるブランドとしての地位を固め、ますます強固にしていった(甲第84号証ないし甲第201号証、甲第254号証、甲第268号証ないし甲第339号証及び甲第360号証ないし甲第379号証)。
すなわち、遅くとも平成12年には、「インディアンモトサイクル」及び「Indian Mｏｔｏcｙcle」は請求人の略称として、また、商標として、広く知られるに至っていたのである。
(イ)「Indianロゴ」、「Indian/Mｏｔｏcｙcle商標」等に関する請求人のライセンス先及びライセンス商品は、平成12年10月現在、三竹産業(皮革製品)、元林(ライター等)、兼松日産農林(マッチ)、プランニングジャパン(カット＆ソー商品)、福井めがね工業(眼鏡)、丸石自転車(自転車)、ライフギアコーポレーション(鞄類)及びオーエイチプラン(ライダー用皮革製品)の合計8社に上った(甲第201号証)。
また、請求人は、「Indianロゴ」や「Indian/Mｏｔｏcｙcle商標」等を付したカット＆ソー、ニット類、デニム製品、バッグ類、ジュエリー及びアクセサリー類、皮革製品、帽子等の各商品を自ら製造又は輸入して販売し、平成12年9月には、前記渋谷の1号店に続き、直営店の2号店を福岡市内にオープンした。平成13年7月頃には直営店の3号店である久留米店を、平成14年9月14日には4号店である神戸店を、平成16年9月には仙台店を、それぞれ開店した(甲第375号証及び甲第377号証)。平成19年3月には、フランチャイズ方式により、「Indian LaLaｐｏｒｔ Tｏkｙｏ-Baｙ」店が開店された。
(ウ)請求人が直接取引きする小売店は、平成14年7月頃現在で、全国100店舗近くに及び(甲第197号証)、請求人のライセンシーである前記プランニングジャパンの取引先小売店は全国で150店舗近く(甲第198号証及び甲第355号証参照)、同じく請求人のライセンシーである前記オーエイチプランの取引先小売店は全国で70店舗以上に及んだ(甲第199号証及び甲第355号証ないし甲第357号証参照)。
(エ)2001年(平成13年)1月から2004年(平成16年)1月にかけて、「BOYS RUSH」、「Lighｔning」、「ｓmaｒｔ」、「Fｒee＆Eaｓｙ」、「BORN’S BIKERS」をはじめとする10種類前後の若者向けカジュアルファッション雑誌、及び、「Kｙｕｓhｕ Walkeｒ」、「シティ情報Fｕkｕｏka」等の地方誌において、毎月のように、「Indianロゴ」や「Indian/Mｏｔｏcｙcle商標」等を付したジャケット、ブルゾン、デニムパンツ、スニーカー、眼鏡、アクセサリー及びライター等に関する請求人等の広告宣伝及び紹介記事が掲載された(甲第146号証、甲第149号証ないし甲第196号証及び甲第268号証ないし甲第339号証)。
(オ)平成14年7月頃、請求人のIndianブランドは、100億の市場規模のビンテージバイカー系の市場で約15億円の売上を達成しており、ビンテージバイカー系のスタイリスティックなブランドとしての地位を確立し、需要者の間に一層周知となっていた(甲第201号証)。そして、請求人の真摯な企業努力により、Indianブランドの売上は、平成17年には20億円を超えるまでになった(甲第433号証)。単一ブランドとして大成功を収めている。
(カ)この15年にわたる請求人の企業努力の成果により、Indianロゴを中核とするIndian商標が周知商標として確立し、その結果としてライセンシーが如何に確立しているかは、眼鏡や自転車などの二次的商品についてもライセンシーを得ていることからも明かである。このことは、例えば、ライフギアコーポレーションやヤング産業のようなそれぞれの業界で権威のある会社もライセンシーとなっていることからも明かである。
(キ)以上述べたとおり、もとより、「インディアンモーターサイクル」(被請求人商標1)を除く被請求人商標2ないし10の登録の前である平成16年2月には、若年男性向けのいわゆるアメリカンカジュアル系のブランドファッション市場において、Indianロゴ及びヘッドドレスロゴ等は請求人の商標として需要者の間の広く認識され、「Indian Mｏｔｏcｙcle」及び「インディアンモトサイクル」は請求人の略称として、需要者の間に広く認識されていた。なお、本件商標の登録出願は、平成18年5月1日である。
(17)被請求人商標2ないし10の登録後の被請求人の行為及びそれを取り巻く状況について
(ア)上述のとおり、被請求人は、被請求人商標2ないし10の登録出願当時(平成6年9月、平成9年1月及び同年3月)及び登録時(平成16年2月)、Indian商標が需要者の間で周知であり、「Indian Mｏｔｏcｙcle」及び「インディアンモトサイクル」が請求人の略称として需要者の間で周知であることを知っていた。
(イ)被請求人が、平成7年以降、IndianロゴやIndianロゴを含む商標を使用して、Tシャツ、革製ジャケット、革製シャツ等を市場に投入し、市場を混乱させ、請求人の企業努力の成果を収奪し、請求人の業務を妨害して来たことは上述のとおりである。被請求人のかかる行為により市場が撹乱され、需要者の間に混乱が生じさせられ、請求人やライセンシーの業務が妨害されたことはいうまでもない。
(ウ)被請求人は、被請求人商標2ないし10の登録直後の平成16年5月11日に「被服」を指定商品として、「Indian」を商標登録出願し(甲第386号証)、さらに、平成17年5月30日に業界紙である繊研新聞に甲第380号証の広告を掲載し、被請求人が上記登録商標を含む商標の商標権者であることを広告した。
かかる広告は、被請求人がIndianロゴを使用した便乗商品を販売するための布石としてなしたものであることは明白である。この広告が、小売店や問屋を狙ったものであることは、広告媒体が繊研新聞という業界紙であることから明白である。
(エ)そして、かかる広告をした後、被請求人は、Indianロゴに類似した筆記体の「Indian」の文字及び「右向きのインディアン」の図形からなる商標を襟の織ネームに付したシャツの製造販売を開始し、該商品のタグには「Indian」の文字を大書して使用した(甲第381号証及び甲第382号証)。この「Indian」の文字及び「右向きのインディアン」の図形からなる商標は、請求人の長年の使用に係る周知のIndianロゴよりなる商標と類似するものである。
(オ)その上で、被請求人は、バイヤー向の2005年秋・冬物の展示会のオーダーシート(甲第383号証)に、ブランド名として「Sｕgaｒ Cane」や「Bｕｚｚ Rickｓｏn’ｓ」等と並べて「Indian Mｏｔｏｒcｙcle」と表示し、「Indian」の文字及び「右向きのインディアン」の図形からなる商標を襟の織ネームに付したシャツの注文を取った。このオーダーシートには、「Indian」の文字及び「右向きのインディアン」の図形からなる商標を表示していない。これらのシャツの胸や背や袖には、「Indian Mｏｔｏｒcｙcle」を含むデザインが大書して付してあり、あたかも襟の織ネームの商標も「Indian Mｏｔｏｒcｙcle」であるかのようによそおっている。
すなわち、被請求人は、「Indian」の文字及び「右向きのインディアン」の図形を商標として襟の織ネームに付して使用していながら、あたかも「Indian Mｏｔｏｒcｙcle」を商標として使用しているかの如くよそおって、その製造にかかる上記シャツの発注を受け、業者に販売しているのである。
(カ)被請求人は、かかる商品を、Indianロゴを始めとするIndianブランドの商品の需要者を対象とした雑誌「Men’ｓ Bｒand」に広告し(甲第384号証)、この広告において「Indianロゴ」及び「Indianロゴを大書したエンブレム」を掲載した。この「Indianロゴ」の使用様態は、「Indianロゴ」を大書し、「MOTORCYCLE」を著しく小書するものであり、かつ、赤い地に、「Indianロゴ」は白抜きの黒文字で大書し、「MOTORCYCLE」は単に黒文字で著しく小書して表示するものであり、看者の目を惹くのは「Indianロゴ」であり、「MOTORCYCLE」は看者の目を惹かず、実質的に「Indianロゴ」を単体で使用するのに外ならない。
さらに、被請求人は、被請求人もその商品も1901年創立の旧インディアン社(Indian Mｏｔｏcｙcle Cｏmｐanｙ)の前身のHendee Manｕfacｔｕaｒing Cｏmｐanｙと全く無関係であるにも関わらず、これを関連があるかの如き欺瞞的な広告をしているのである。被請求人は、かかる行為を、Indianブランドへの便乗、請求人の企業努力の成果の収奪、請求人の業務の妨害を実行に移した平成7年5月から行っているのである(甲第34号証参照)。
(キ)被請求人は、現在も、襟の織ネームにIndianロゴに酷似した「Indian」の文字を大書し、胸のワンポイントマークにIndianロゴに酷似した「Indian」の文字を大書したシャツを製造販売している(甲第418号証)。しかも、メーカー名として「Indianインディアン」と表示させている。
その上、被請求人は、そのウェブサイトで、トップページに「SUGAR CANE」や「BUZZ RICSON’S」などのブランド名と並べて「INDIAN MOTOCYCLE」(注:「INDIAN MOTORCYCLE」ではない。)を配し、「INDIAN MOTOCYCLE」のページに、「2005 INDIAN MOTOCYCLE COLLECTION」の見出しの下に、かかる商品の写真を配し、宣伝している(甲第385号証)。すなわち、被請求人は、「INDIAN MOTOCYCLE」を商標として、自らのブランド名として使用しているのである。
(ク)のみならず、被請求人は、請求人がライセンシーとともに展開し好評を博しているIndianブランドのファンを主な対象とした「Indian Cafe」(甲第421号証ないし甲第426号証)を背中にプリントしたジャケットの製造販売すらしている(甲第417号証及び甲第418号証)。「Indian Cafe」は請求人が第43類に商標登録している(甲第419号証及び甲第420号証)。
(ケ)被請求人のかかるIndianロゴ及びこれに類似した「Indian」並びに「INDIAN MOTOCYCLE」(これらは、上記被請求人商標2ないし10と同一性の範囲内にない。)の使用により、需要者は、被請求人が請求人のライセンシーであるとの誤認をし、被請求人のかかる便乗商品を購入している。
被請求人の狙いが、Indianブランドの中核であるIndianロゴの使用であることは明白であり、請求人の企業努力の成果を収奪し請求人の業務を妨害することであることは明白であり、上述のような商品の販売及び広告並びにウェブサイトの広告はその手段であることは明白である。
(コ)さらに、被請求人は、被請求人の商品の取扱業者をして「Indian Mｏｔｏcｙcle」、「インディアンモトサイクル」及び「Indian/Mｏｔｏcｙcle商標」を使用して、被請求人の商品の広告をさせている(甲第427号証ないし甲第430号証)。これらは、被請求人の商品の取扱業者の広告であり、被請求人がかかる広告をさせていることは間違いのないことである。
(18)被請求人によるバッグへの商標の使用
(ア)請求人は、平成5年暮からIndian商標を使用した米国の新インディアン社の製造に係るバッグの輸入を開始し(甲第12号証、甲第18号証、甲第24号証及び甲第25号証)、以後、平成6年から継続して、自ら又はライセンシーを介して、Indian商標を使用したバッグの製造販売を行ってきた(甲第433号証)。
現在、請求人は、「Indian/Mｏｔｏcｙcle商標」及び「Indianロゴ」を使用して、バッグを自ら製造し、店舗又はネットで販売している(甲第444号証ないし甲第449号証)。「Indian/Mｏｔｏcｙcle商標」及び「Indianロゴ」は、請求人が、衣類や靴はもとより、バッグ類に使用する商標としても、既に周知である。
(イ)被請求人は、平成18年5月1日、第18類「かばん類、袋物等」や第14類「貴金属等」を指定商品として、本件商標及び商標「INDIAN CHIEF」を商標登録出願し平成18年12月15日登録を得た(甲第450号証及び甲第451号証)。
なお、「INDIAN ARROW」も「INDIAN CHIEF」も、旧インディアン社の「Indian」オートバイの車種の名前である。
(ウ)被請求人は、「INDIAN ARROW」をバッグに使用せず、「Indianロゴ」及びこれと同一書体の筆記体の「Aｒｒｏｗ」を上下2段に配した商標(使用商標A)をバッグに付し、また、「Indianロゴ」及びこれと同一書体の筆記体の「Aｒｒｏｗ」を横一列に配した商標(使用商標B)を付したタグをバッグに付し、バッグの製造・販売をしている(甲第452号証及び甲第453号証)。
そして、被請求人はこれを卸先にネット等でも販売させ、このバッグのブランド名を「インディアン」と表示させている(甲第453号証及び甲第454号証)。加うるに、被請求人の上記バッグのデザインは、請求人の製造販売するシャツのデザインコンセプト(甲第455号証)を露骨に模倣したものである。
本件商標と上記使用商標A及びBとは、同一性の範囲外にある。
(エ)被請求人が「インディアンモーターサイクル」等被請求人商標1ないし10の商標を出願し登録を得た目的が請求人の企業努力の成果を収奪し、請求人の業務を妨害することであったことは明白であり、「INDIAN ARROW」及び「INDIAN CHIEF」の出願登録、及びバッグに本件商標を使用せず使用商標A及びB等を使用するという行為もこれと同じ手口である。
(19)請求人によるIndianブランドビジネスの正当性及びIndian商標の正当な出所について
(ア)請求人が日本におけるIndian商標の正当な出所であり、Indianブランドビジネスを正当に行う会社であると世間一般に広く認識されていることは、OLCライツ・エンタテインメント社(「ディズニーランド」のオリエンタルランド社の子会社:以下「OLC社」という。)提供、ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント社(以下「ソニー・ピクチャーズ社」という。)配給の平成19年正月第2弾の映画「世界最速のインディアン」の封切に際して、OLC社のタイアップ申し入れにより、請求人が同映画にタイアップしていることからも明らかである(同映画の「インディアン」とは、1901年設立のIndian Mｏｔｏcｙcle Cｏmｐanｙ(旧インディアン社)が製造した「Indian」のオートバイのことであり、同映画は「インディアン」のオートバイで時速360キロの世界最高記録に挑戦し実現した63歳の男をテーマにした映画である。)
(イ)すなわち、OLC社は、請求人や被請求人の業務内容やIndianブランドに関するビジネスの内容を調査した上で、請求人を正当と認めてタイアップの申し入れをしたのである。もとより、ソニー・ピクチャーズ社も承知した上でのことである。請求人は日本にIndianブランドを正当に導入し、企業努力を傾注して市場を開拓し、Indianブランドを日本市場に浸透させたものであり、その営々とした企業努力とその成果とをOLC社もソニー・ピクチャーズ社も正当に評価したのである。
(ウ)かかるタイアップに対して、被請求人の行ったことは、タイアップ商品について、平成6年9月に出願し登録した商標(被請求人商標2及び3)をもってクレームをつけることであったのである(甲第389号証ないし甲第402号証)。
この被請求人の行為からも、被請求人商標1ないし10は、被請求人において請求人の業務を妨害する目的で登録出願をし登録を得たものであることが明白である。
(エ)新インディアン社が設立された1991年当時、旧インディアン社は消滅し、その使用していた商標に対する商標権も消滅していた。すなわち、かかる商標は無主の状態にあった。
したがって、新インディアン社が旧インディアン社の使用していた商標を自らのマーチャンダイジングビジネスの核となる商標として採用した行為は何ら非難すべきものではない。かつて何人かによって使用されていた商標は、その商標権者が居なくなっても、他の何人もその使用をしてはならないということにはならないし、その商標を他の何人も登録してはならないということにはならない。(被請求人自身、「Indianロゴ」や「ヘッドドレスロゴ」を含む商標の登録を得ている。)
(オ)新インディアン社によるIndian商標を使用したマーチャンダイジングビジネスの開始及びマーチャンダイジングビジネスの核としての新しい価値の付与されたIndian商標の採用は、米国の一般紙においても報じられ(甲第6号証及び甲第7号証)、新インディアン社は、Indian商標を用いたマーチャンダイジングビジネスの主体として社会的に承認されたのである。
したがって、Indian商標を用いてマーチャンダイジングのブランドビジネスを展開しようとする者は、新インディアン社からかかるビジネスを展開する権利の許諾を受けてかかるビジネスを展開することがビジネスの常道であり、社会的に相当な行為である。
(カ)このことが当然の事であることは、以下の事例と対比すれば、一目瞭然に判ることである。
すなわち、被請求人は、ワーナーブラザーズ社により映画「Big Wedneｓdaｙ」が製作・上映され、「BEAR SURF BOARDS」を使用したブランドビジネスの展開及びその日本への導入が考えられる事態に至るや(かかることはブランドビジネスにたずさわる者であれば誰でも考えうるものである)、ワーナーブラザーズ社に対して権利許諾の申請など一切せず、知らぬ顔をして「ベアーサーフボード」を旧第17類に商標登録出願し登録を得、サクラインターナショナル社による「BEAR SURF BOARDS」ブランドビジネスが日本で展開されるや、「ベアーサーフボード」に対する商標権をもって仮処分申請をするなどして、正規のブランドビジネスの展開を阻害したのである(甲第215号証ないし甲第218号証)。
このような商標登録出願、登録取得、権利行使は、極めて反社会的なものであり、社会的妥当性を欠くことが明らかなものであって、まっとうな事業者であれば誰も考えすらしないことである。この一事をもってしても、被請求人が如何なる者であるか明白であるといわなければならない。
そして、被請求人は、これと全く同じことをIndian商標についても行ったのである。
(キ)既述のとおり、カジヤが新インディアン社から日本においてIndian商標を用いてブランドマーチャンダイジングビジネスを展開する権利を相当の対価を支払って取得したことは、ビジネスの常道に則り、社会的に正当な行為である。そして、カジヤからかかる権利=地位を正当に承継した者である請求人の日本においてIndianブランドビジネスを展開する権利は、ビジネスの常道に則った正当なもので社会的に正当なものであり、商標法の樹立、維持、保護せんとする秩序=価値に合致し、請求人のIndian商標を用いたビジネス活動とその成果は社会的に正当なものであり、商標法の下において保護すべきものである。
(ク)被請求人は、ことごとに、ザンギが詐欺により有罪判決を受けた旨縷々述べ、新インディアン社の社名(インディアン・モトサイクル・カンパニー・インク)を故意に「ザンギ・インディアン社」と述べる。しかしながら、かかる主張は、新インディアン社がザンギとイコールであるかの如く主張するものであって、誤りであり故意に事実を歪曲せんとする主張である。すなわち、Indian商標を用いたマーチャンダイジングビジネスを展開する権利=地位が帰属したのは新インディアン社であり、ザンギではない。
そして、新インディアン社からかかる権利=地位を取得したカジヤの権利=地位、カジヤからかかる権利=地位を承継した請求人の権利=地位もザンギの詐欺や有罪とは何ら係りがなく、失われることはない。
請求人の利益に反する審決や判決は、被請求人のかかる誤った主張(ザンギ=詐欺師:ザンギ=新インディアン社:カジヤ、請求人=ザンギの一味)に惑わされた結果であるといわざるを得ない。
(20)他の案件における被請求人の行為(商標の冒用出願登録及び正規のライセンスビジネスの妨害)について
(ア)被請求人は、当初メリヤス業者であり、ブランド商品の下請け製造を業としていた。被請求人は、ブランド商品の下請け製造をする過程で、ブランドビジネスが利益を生むものであることに着目し、海外のブランド、映画のタイトルや映画中で使用されたブランド、人名、社名、地名等のいわゆる「キャラクター」で、日本において、将来ブランドビジネス、キャラクターマーチャンダイジング展開の基となりそうなものを権利者に無断で少し変えたりして先ず出願登録し、これを利用して、ビジネスを展開せんと企画するに至った、と解される。
(イ)例えば、被請求人が出願登録している商標中には、「BIGWEDNES」(ワーナーブラザーズ映画社の著名な映画中のタイトルから「DAY」を除いたもの。)、「TACHINNI」(イタリアの有名スポーツ系ブランド「SERGIO TACHINNI」、日本では「TACHINNI」、「タッキーニ」として知られ、東洋ゴム系列の株式会社ティースポーツが取り扱っている。)、「O’NEILL」(米国のカジュラルスポーツ系のブランドで、商社トーメンの系列会社がライセンシー。)、「BODY GLOVE+図形」(米国BODY GLOVE社所有のサーフ系ブランド。日本においては、株式会社アートヴィレッジがライセンス契約をして、活動を行っている。)、「LIFE’S A BEACH」(米国カジュアルブランド)等(甲第1号証)、被請求人による出願登録が著しく違法性のあるものと解さざるを得ないものが多く含まれている。

3 弁駁の理由
(1)本件商標と使用商標A及びBとの同一性について
(ア)使用商標Aは、「Indianロゴ」と「Aｒｒｏｗ」の文字とが上下2段に配され、両者の間に矢の図形が配されていること、「Aｒｒｏｗ」の文字が「Indianロゴ」より一回り小さく、両文字ともデザインした筆記体であることから、本件商標と構成及び書体を全く異にする。「Indianロゴ」と「Aｒｒｏｗ」の文字も黄色に着色されており、本件商標と色彩を全く異にする。しかも、「Indianロゴ」は、請求人の平成5年秋口からの継続した真摯な企業努力の積重ねにより、請求人を出所とするアパレル及びバッグ等のアクセサリーの商標として周知であり、「請求人を出所とする商品」の観念を生ずるものである。
したがって、使用商標Aは本件商標と同一でない。
(イ)使用商標Bは、「Indianロゴ」が「Aｒｒｏｗ」の文字より1回り大きく、「Indianロゴ」及び「Aｒｒｏｗ」の文字の下に矢の図形が配されていること、両文字ともデザインした筆記体であること、両文字とも黄色に着色され赤で縁取りされていることから、本件商標と構成、書体及び色彩を全く異にする。使用商標Aと同様、「Indianロゴ」は「請求人を出所とする商品」の観念を生ずるものである。
したがって、使用商標Bは本件商標と同一でない。
(ウ)すなわち、使用商標A及びBは、本件商標と類似する商標である。
(2)使用商標A及びBと請求人使用の商標との類似性について
(ア)使用商標Aは、構成上「Indianロゴ」と「Aｒｒｏｗ」の文字とは明らかに可分であり、しかも、「Indianロゴ」からは「北米原住民」の観念及び「請求人を出所とする商品」の観念が生じ、「Aｒｒｏｗ」の文字からは「矢」の観念が生ずるが、「北米原住民」及び「請求人を出所とする商品」と「矢」とは、観念の上で結び付きが必然的なものではなく、「Indianロゴ」と「Aｒｒｏｗ」の文字とは常に一体としてのみ把握するというものではない。したがって、使用商標Aにおいて、「Indianロゴ」は要部である。
他方、請求人の引用商標1及び2においても「Indianロゴ」は要部である。
よって、使用商標Aは、請求人がバッグ類に使用する商標である「Indianロゴ」及び請求人の登録商標でありバッグ類に使用する商標である「Indian/Mｏｔｏcｙcle商標」に類似する。
(イ)使用商標Bも、使用商標Aと同様、その構成上「Indianロゴ」と「Aｒｒｏｗ」とは常に一体としてのみ把握されるという事情はなく、「Indianロゴ」が要部であるから、請求人がバッグ類に使用する商標である「Indianロゴ」及び請求人の登録商標でありバッグ類に使用する商標である「Indian/Mｏｔｏcｙcle商標」に類似する。
(ウ)よって、被請求人による使用商標A及びBのバッグへの使用は、請求人の製造販売に係るバッグと混同を生ずるものである。
(3)請求人使用の商標の周知著名性について
被請求人の商標の方が請求人の商標より周知であった旨の被請求人の主張は、全く理由が無い。被請求人は、シャツ等のウェアであれ、バッグ等のアクセサリーであれ、請求人が企業努力を傾注して周知ならしめた「Indianロゴ」や「Indian/Mｏｔｏcｙcle商標」などのIndian商標の顧客吸引力を収奪し、請求人の業務を妨害するため、Indianロゴやこれを含む商標を使用した商品を便乗商品として市場に投入したに過ぎないことは、請求人が既に明らかにしたところである。
(4)商品相互の類似性について
被請求人は、トートバッグと本件商標の他の指定商品とは類似しないから、混同が生じない旨主張するようである。
しかしながら、「51条は、誤認混同行為自体に対する制裁規定であるから、誤認・混同行為を生ぜしめた商品または役務が指定商品または指定役務の一部に関してであっても、指定商品または指定役務の全部について商標の登録が取り消される。したがって、不使用による取消しのように指定商品または指定役務の一部に対する登録商標の取消しはあり得ない。」(網野誠「商標(第6版)」911頁)のである。
よって、本件商標の登録は、その指定商品の全部について取消すべきものである。
(5)事件の背景及び前提となる事実関係について
(ア)「事件の背景及び前提となる事実関係」の主張をするに際し、被請求人は、「多くの審判決で尽く否定されている」にも拘わらず請求人が「その主張全般にわたって事実に反する主張を相変わらず繰り返す」と述べ、請求人の主張が「誤った心証形成を意図したものであることは明らかであり」、「欺瞞的である」と述べるが、被請求人のかかる陳述は事実無根であり、被請求人の主張それこそが「欺瞞的」であり「誤った心証形成」を意図したものである。
(イ)被請求人は、「前提となる事実関係については、関連する事件での審決又は判決によって既に認定されているところである」、と述べ、被請求人の主張する事実があたかも真実であるかの如く主張するが、かかる主張は全く理由がない。被請求人は自らの事実の主張につき乙第1号証ないし乙第8号証を証拠とするが、これらの審決判決は、全く別の事件についての審決判決例であり、関連する法条はもとより、争点も異なり、要件事実も間接事実も異なり、証拠も異なるものであり、かかる審決判決例は被請求人の主張事実を立証しうるものではなく、被請求人の主張は理由が無い。そもそも、被請求人の主張は、乙第1号証ないし乙第8号証における具体的にどの事実認定が具体的に如何なる証拠に基づいて、如何なる状況の下でなされたかすら一切示さないものであって、かかる主張は主張自体失当である。
(ウ)「被請求人について」に関する被請求人の主張は、乙第25号証及び乙第26号証に基づくものであるが、乙第25号証は出所不明の記事であり、そもそも証拠価値がない。また、乙第26号証は楽天のネット販売用の被請求人の商品の広告であって、客観性に欠け、証拠価値がない。かかる証拠に基づく被請求人の主張は根拠を欠き理由がない。
(エ)「『旧インディアン社』について」に関する被請求人の主張は、事実を歪曲して、被請求人の行為の反公序良俗性、社会的妥当性の欠如(請求人の業務を妨害する目的で多数の商標の出願をし登録を得た事実)に光が当ることから目を外らさせるために行っているものであり、自らに都合の悪い認定判断を含む査定や審決を何ら理由も示さず「誤り」であると言って切り捨て、都合の良い審決や判決を「正しい」ものであるとして、事案の違いや証拠や争点や事実の違いを無視して証拠として持ち出すのと同じ態度であり、被請求人が何たる者であるかを如実に示すものであり、誠に遺憾である。
(オ)「『ザンギ・インディアン社』及び『ザンギ』について」に関する被請求人の主張は事実を歪曲するものである。
すなわち、被請求人は、ザンギが詐欺により有罪判決を受けた旨、新インディアン社が全く実態のない会社である旨、縷々述べる。然しながら、かかる主張は、新インディアン社がザンギとイコールであるかの如く主張するものであり、虚偽であり、故意に事実を歪曲する主張である。
そもそも、ザンギと新インディアン社とは別ものである。ザンギは新インディアン社の創業者ではあるが、それに止まる。新インディアン社にはザンギ以外の出資者もいるのであり、新インディアン社は実体的にも法的にもザンギと別ものである。会社は創業者の私物ではない。
新インディアン社は、2台の「Indian」のオートバイのプロトタイプを製造した(甲第229号証)。甲第465号証はそのプロトタイプのうちの1台の写真であり、カジヤが請求人に交付したものである。また、新インディアン社は、旧インディアン社が製造したオートバイの実物を全米各地から相当台数をすでに買い集め、「Indian」のオートバイのカスタムメードの復刻生産も予定していた。
新インディアン社は、アパレルやアクセサリーの製造販売も行っていた(甲第227号証)。現に、請求人は、新インディアン社の製造販売したアパレル及びアクセサリーを輸入し販売した(甲第14号証ないし甲第18号証)。新インディアン社は、アパレル及びアクセサリーについて、1990年11月20日から5年間、5年ずつ2回更新の条件でトリニティープロダクツ社に「Indian商標」を使用するライセンスを供与した(甲第469号証の1及び2)。
なお、甲第469号証の1に示すように、平成8年に被請求人はトリニティープロダクツ社に、同社の「Indian」ブランドの商品の輸入を打診したが、断られている。その際、1990年11月からトリニティープロダクツ社が新インディアン社からライセンスを受けていることを明文で知らされている。
トリニティープロダクツ社が新インディアン社からライセンスを受け、「Indian商標」を使用した商品を製造販売したということは、新インディアン社が「Indian」を復活したものとしてIndianブランドの正当な出所として社会的に承認されていたことを如実に示すものである。
そして、被請求人は、既に1991年始めに、トリニティープロダクツ社から同社の製造する商品をサンプル輸入し、これを被請求人の1992年春夏物のカタログに掲載していた(甲第481号証)。
ザンギが詐欺で有罪とされたからといって、新インディアン社のIndian商標に新しい価値を付与しIndianブランドを用いたマーチャンダイジングビジネスを展開する権利=地位、社会的に認知された権利=地位は影響されない。
したがって、新インディアン社から日本における権利=地位を取得したカジヤの権利=地位、そして、カジヤからかかる権利=地位を承継した請求人の権利=地位もザンギの詐欺や有罪とは何の関係もなく、影響されない。
(カ)カジヤについて
被請求人は、「ザンギインディアン社」などという不適切な誤認を生ぜしめる言葉を用いて、自らの虚偽の主張、即ち、新インディアン=ザンギなる主張、に基づいて、カジヤ、請求人、サンライズ社、マルヨシ、西澤社の権利=地位、企業活動が何ら正当な保護に価しないものであるかの如き誤認を生ぜしめんとしているが、かかる主張が失当であることは既に述べたとおりである。反社会的であるのは、被請求人であり、被請求人の行為である。
(キ)「旧インディアン社との関係」について
被請求人は、旧インディアン社と無関係である点において請求人も被請求人も同じであるから、被請求人が「Indian」商標を採択するのは勝手であって冒用などを構成しない、と主張する。
しかしながら、かかる主張はすりかえであり、かつ、請求人の正当な企業努力は一切保護に価しない無価値なものである、という議論であり、誤りである。
被請求人の主張は、旧インディアン社の使用していた「Indian」商標に新たにマーチャンダイジングブランドとしての価値を付与した新インディアン社の行為は何ら保護に価しない、新インディアン社から日本における権利=地位を取得しサンライズ社と合弁して請求人を設立し日本市場にIndianブランドのビジネスを導入したカジヤの行為は何ら保護に値しない、カジヤからかかる権利=地位を承継し、正当に日本市場にIndianブランドを導入し、市場を開拓し、需要者の間に浸透させた請求人の企業努力は一切保護に価しないというものであり、その企業努力の成果は収奪しても構わないというものであり、かかる主張が健全な社会常識に反し、社会的妥当性を欠くものであることは明白である。
そして、請求人の企業努力とその成果は尊重すべきものであり、保護に価するものであるということは、新インディアン社やカジヤや請求人が旧インディアン社と関係がある無いに係わらないものである。
(ク)被請求人による「インディアン関連商標」採択の経緯、採択の起源、その後の経緯及び時系列から明らかな事実に関する主張は、いずれも虚偽であり詭弁である。
被請求人は、遅くとも平成3年始め、米国でIndianブランドが復活されたのを知り、いずれ日本に上陸することあるべきことを予測し、便乗、業務妨害する意図で平成3年11月5日に「インディアンモーターサイクル」の出願をし、以後請求人の企業努力の成果の収奪業務の妨害をするため多くの商標の出願登録をしたのである。
(ケ)商標態様の近似性について
請求人の使用に係る商標と被請求人が「採択」した商標が「近似」しているのは、原型起源を共通にするからである旨の被請求人の主張は全くのすりかえ詭弁であること明白である。被請求人は、自ら企業努力を傾注することをせず、請求人等の企業努力の成果の収奪、請求人の業務の妨害をすることを「専門」にしており、その手段としてIndianロゴを含む商標等多数の商標の出願登録をしたのである。
被請求人は、旧インディアン社が消滅した後、旧インディアン社の使用していた商標を商品に使用する者がいたと主張し、乙第30号証及び乙第31号証を上げる。
しかしながら、そのような者が居たということと、請求人のIndian商標を用いたビジネスが正当であり、請求人の企業努力とその成果とは保護すべきものであり、被請求人が請求人の企業努力の成果を収奪し、請求人の業務を妨害するためIndianロゴやヘッドドレスロゴの要素を組み合わせた商標等を使用した商品を販売したり本件商標等を出願したりしたことが許されないということとは全くの別問題である。被請求人の主張は論点のすりかえである。
(コ)当事者間の争いについて
被請求人の主張は虚偽であり、すりかえである。請求人被請求人間の争いの発端は、請求人が平成5年秋口からIndian商標を使用したアパレル、アクセサリーの輸入販売を開始し、また、積極的に広告宣伝を行ない、その企業努力の成果でIndianブランドが市場に浸透したのを見計って、被請求人がIndian商標を使用したシャツや帽子などを市場に投入し、請求人の企業努力の成果の収奪、請求人の業務の妨害を行ったことに始まる。その争いが今日迄続いているのは、被請求人においてかかる企業努力の成果の収奪、業務の妨害を継続し、また、その手段として多数の商標の出願登録をしているからに外ならない。
被請求人は、ザンギの詐欺、新インディアン社=ザンギ、請求人=ザンギの一味等の主張を虚偽であることを知りながら執拗に繰り返し、もって特許庁及び裁判所に誤認を生ぜしめることを始めたのは、平成9年からである。カジヤの出願した「Indian/Mｏｔｏcｙcle商標」(請求人商標d)が登録になり、また、被請求人に対して仮処分決定(甲第59号証)が出されたのは、被請求人がかかる主張を始める前のことである。
(サ)関連する審判事件について
被請求人の掲げる審決は、本件と、関連する法条、事実、証拠及び争点を異にするものであり、本件と無関係であり、本件に対する特許庁の認定判断に影響するものではない。

第3 被請求人の答弁の要点
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第76号証を提出している。
1 登録取消事由について
商標法第51条第1項の規定は、商標権者が、故意に指定商品若しくは指定役務について、登録商標に類似する商標を使用した場合であって、他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるものをしたときに適用される。
そして、「故意に他人の業務に係る商品と混同を生ずるものをした」か否かは、商標権者の使用商標と引用する他人の商標との類似の程度、当該他人の商標の周知著名性の程度、その他、使用する商品の類似性や取引の実状等を考慮し、取引者及び需要者の通常の注意力をもって総合的に判断されなければならない。
以下のとおり、本件商標に関し、被請求人により商標法第51条第1項に該当するような使用がなされた事実は一切なく、本件商標の登録は同規定により取り消されるべきではない。

2 本件商標と被請求人の使用商標の同一性について
(1)本件商標
本件商標は、欧文字ゴシック体「Indian Aｒｒｏｗ」(審決注:「INDIAN ARROW」の誤記と認められる。)の文字から構成されており、これからは、「インディアンアロー」の称呼及び「北米原住民(インディアン)の矢」との観念が生じる。
(2)被請求人の使用商標
被請求人が商品(トートバッグ)に使用する商標の態様は、請求人提出の甲第452号証が示すように、方形の飾り枠内にあって、同書同大からなる欧文字筆記体「Indian」と「Aｒｒｏｗ」とを二行に表記し、その行間に矢の図をライン状に配した構成からなる商標(使用商標A)と、同書同大からなる欧文字筆記体「Indian Aｒｒｏｗ」を一連に表記して構成された商標(使用商標B)である。かかる構成よりなる使用商標A及びBからは、いずれも「インディアンアロー」の称呼と、「北米原住民(インディアン)の矢」との観念が生じる。
(3)両商標の同一性
上記の本件商標と被請求人が使用する使用商標A及びBとの態様を対比すると、本件商標と使用商標Aとは、ゴシック体と筆記体の違い及び一行表記と二行表記との違いがあるが、使用商標A全体が纏まりよく一体的に構成されていることからして、社会通念上本件商標と同一性ある商標と認められる。なお、使用商標Aには、二行に表記した欧文字の行間に矢の図がライン状に入っているが、当該矢の図は、欧文字「Aｒｒｏｗ」の意味を単に図形として表現したにすぎず、両商標の同一性を妨げるものではない。
また、本件商標と使用商標Bとは、ゴシック体と筆記体との違いがあるが、社会通念上同一性ある商標と認められる。
したがって、使用商標A及びBの使用は、登録商標に類似する商標の使用について規定した商標法第51条1項の適用範囲外の使用である。
(4)商標の使用例について
請求人提出の甲第453号証及び甲第454号証(ウェブサイトの出力資料)は、被請求人が開設するホームページのものではなく、当該資料は小売店「Naｔiｖe Ameｒican ｓhｏｐ GAUCHO」が開設するホームページの資料である。したがって、商品「チマヨトートバッグ」に直接付されている商標を除き、当該ホームページで表記されている文字等は、被請求人使用の商標例とは認められない。
また、衣料品についての使用例を示した多くの甲号証は、本件商標に係る指定商品と非類似の商品に関するもので、商標法第51条第1項適用の範囲外である。そもそも、被請求人は、別掲(5)の被請求人商標目録に示した各登録商標を有効に所有しており、衣料品等についてのこれらの商標及びこれらに類似する商標の使用は、自己の商標権の専有権の範囲に属する使用又は禁止権の範囲に属する使用である。そして、その使用についての正当性は、確定判決(乙第3号証及び乙第8号証)によって既に認められているところであり、請求人より指摘され非難されなければならない謂われはない。

3 被請求人使用商標と請求人使用商標(引用商標)との類似性について
(1)被請求人の使用商標と請求人の使用商標の態様
被請求人の使用する商標(使用商標A及びB)の構成態様は、前記したとおりで、いずれからも「インディアンアロー」の称呼と、「北米原住民(インディアン)の矢」との観念が生じる。
一方、請求人の使用する商標の構成態様は、「羽根飾りを付けた右向きインディアン図」の中央に欧文字筆記体「Indian」の文字を配し、その下方に欧文字筆記体「Indian Mｏｔｏcｙcle Cｏ.,Inc.」の文字を表記してなる商標(Indian/Mｏｔｏcｙcle商標、請求人商標d)、欧文字筆記体「Indian」の文字のみからなる商標(Indianロゴ、請求人商標a)、請求人商標dを上下に分割し、「羽根飾りを付けた右向きインディアン図」の中央に欧文字筆記体「Indian」の文字を配した部分のみからなる商標(ヘッドドレスロゴ、請求人商標b)及び欧文字筆記体「Indian Mｏｔｏcｙcle Cｏ.,Inc.」の文字部分のみからなる商標(モトサイクルロゴ、請求人商標c)である。そして、これら請求人商標aないしdからは、「インディアン」及び「インディアンモトサイクルコーインク」の称呼が生じ、「インディアン(北米原住民)」及び「インディアン(北米原住民)オートバイ会社」の観念が生じる。
(2)両商標の類似性
(ア)仮に、被請求人が使用する使用商標A及び/又はBと本件商標との同一性が認められないとしても、使用商標A及びBと上記請求人商標aないしdとはいずれも非類似の商標で、同一又は類似の商品に使用しても出所の誤認混同は生じ得ない。
(イ)前記のとおり、使用商標Aからも、「インディアンアロー」の称呼と「北米原住民(インディアン)の矢」の観念のみが生じ、請求人商標aないしdとは非類似であることは明らかである。
使用商標Aの構成は、欧文字「Indian」と「Aｒｒｏｗ」とが二行表記となっているが、全体が「方形の飾り枠」内に纏まりよく収まり、また、何れの文字も同書同大からなり、加えて、その行間に位置するライン状の矢の図はその一部分が切り離され、この切り離された部分の間隙に「Aｒｒｏｗ」の「A」の頭部が突出する態様となっていて上下行の文字の一体性をより高めている。このような構成態様からなる使用商標Aは、上下行の文字が一体不可分となった一の商標と認識されるもので、「Indian」と「Aｒｒｏｗ」の文字を敢えて分離し、それぞれの文字部分からそれぞれの称呼及び観念が生じるとすることは極めて不自然であり、類否判断の手法として誤りである。
(ウ)また、前記のとおり、使用商標Bからは、「インディアンアロー」の称呼と「北米原住民(インディアン)の矢」の観念のみが生じることは明らかであり、また、請求人商標aないしdからは、「インディアン」及び「インディアンモトサイクルコーインク」の称呼と「インディアン(北米原住民)」及び「インディアン(北米原住民)オートバイ会社」の観念のみが生じることは明らかである(外観においては対比するまでもない)。
そうとすると、称呼、観念及び外観のいずれの判断要素においても相違する使用商標Bと請求人商標aないしdとが非類似の商標であることは明らかで、同一又は類似する商品に使用した場合であっても、商品出所につき混同されるおそれはない。
(エ)なお、使用商標A及びBや請求人商標aないしdで採用されている書体は、既に公知公用のスクリプトと称せられるタイプフェースの一種に若干のアレンジを加えたものにすぎず何ら新規なものではない。また、当然のことながら、これら書体は、請求人自らが創作し又は発案したものではない。これらの書体は、旧インディアン社のオートバイ商標に由来するもので(乙第27号証ないし乙第29号証)、同社消滅後から現在に至るまで、同社商標をモチーフとした多くの業者が採用している書体で(乙第30号証及び乙第31号証)、請求人は、単に旧インディアン社のオートバイ商標をデッドコピーしたにすぎない。被請求人の使用商標A及びBの書体も旧インディアン社の商標に由来するものであるが、請求人会社が設立される以前より採用している書体である。
(オ)また、請求人、被請求人の両者が採用している商品「バッグ」についての素材及びその柄(モチーフ)は、「チマヨブランケット」の名で世界的に広く知られ用いられている素材及び柄であって(乙第72号証ないし乙第76号証)、請求人が独自に開発しデザインした素材又は柄(モチーフ)ではない。
「チマヨブランケット」とは、18世紀初め、ニュースペイン(メキシコ)からリオグランデの北部(現在のニューメキシコ州チマヨ村)にやってきたネイティブ・アメリカン(インディアン)が、毛布や敷物の素材及び柄として代々伝えてきたもので、1900年にオルテガ家の五代目当主が雑貨店を開業し、その際にブランケットとして売り出したのが世界的に有名になったきっかけとされているものである。

4 請求人商標aないしdの周知著名性について
(1)請求人は、請求人が使用する商標(請求人商標aないしd)の周知著名性を頻りに主張するが、如何なる商標が、如何なる商品について、何時、誰の、どのような使用実績によって周知又は著名となったのか、その具体的な事実の立証は何らされていない。
(2)旧インディアン社による使用実績
仮に、請求人主張が、「旧インディアン社の商標として周知著名であった。」との主張であるならば、同社は1953年に消滅して以来、関係者を含め一切の事業活動を行っておらず、その周知性が維持されていないことは、既に他の多くの審判決(乙第1号証ないし乙第8号証)において認定されているところである。そもそも、請求人らと旧インディアン社とは何の関係も関連ものないのであるから、旧インディアン社の実績を請求人らと何らかの関係がある者の実績であるかのような主張や立証は論外である。
仮に、旧インディアン社商標の周知著名性が今も維持されているとするなら、同社とは全く関係も関連もない請求人らが、同社商標と全く同一の商標について登録を受けられる道理はない。請求人らは、被請求人によるインディアン社商標を原型起源とする商標の出願行為を非難するが、請求人らによる旧インディアン社商標の出願行為については一切言及しない。
(3)「ザンギ」又は「ザンギインディアン社」による使用実績
仮に、請求人主張が、「請求人商標aないしdは、ザンギ又はザンギインディアン社の使用実績によって周知著名となった。」との主張であるならば、同人及び同社は、周知著名に至るような使用実績を何ら残していないことはもとより、正規の事業活動そのものの存在すらなかったのであるから、かかる請求人の主張は認められない。
(4)「請求人ら」による使用実績
仮に、請求人主張が、「請求人及び西澤やマルヨシ等のライセンシーの使用によって周知著名になった。」との主張であるならば、具体的にどの程度の販売実績があったかを、使用者・使用商標の態様・商品・時期等と対応させて立証すべきである。にも拘わらず、請求人は、このような販売実績等の具体的立証は一切していない。
請求人は、周知性の認定判断において、全く意味をなさない資料を証拠として大量に提出しているが、請求人が提出した資料の多くは、本件事案審理と全く関係しない資料であったり、旧インディアン社に関する資料であったり、本件商標出願日後に生じた事実に関する資料であったり、あるいは、単に請求人らがブランドビジネスの開始を一方的に発表したにすぎない業界紙の記事であったりして、周知著名性の有無を判断するうえで必要不可欠な販売実績等について具体的に明らかにした証拠資料は一切提出せずにもっぱら独善的な主張をするのみである。
例えば、請求人は、「『Indian』ブランドのブーム着火も間近」などとの文言が業界紙に掲載されてることを根拠とするが、このフレーズは、請求人らが行おうとしていたブランドビジネスを宣伝するために自らが用いた単なるキャッチコピーにすぎず、このような状況が現実にあったわけではない。実際のところは、米国においては、ザンギインディアン社は金員を詐取しただけで設立後間もなく倒産しており、日本においても、請求人らのブランドビジネスは開始されたばかりで使用実績は皆無に等しかったのであり、「ブーム着火も間近」などというにはほど遠い状況であった。
その後、請求人によるブランドビジネスの開始によって某かの販売事実があったとしても、請求人のライセンス事業の主力商品は、革製ジャンパー、ブーツ、バッグなどの衣服や身の回り品であるが、それらのライセンシーであったマルヨシ、西澤、ギャロップあるいはオーエイチプランニングが比較的短期間のうちにライセンス事業から撤退していることは、請求人らによるライセンス事業が、その主力商品においても必ずしも順調に進んでいたわけではなく、その販売実績がさしたるものではなかったことは容易に推認できる(乙第8号証:東京高裁控訴審判決)。
したがって、請求人らによる使用が、周知性を獲得するに至るようなものでなかったことについては疑問の余地がない。
(5)衣料品に関する使用実績
請求人は、周知著名性の立証にあたり、衣料品に関する使用事実を示す多くの資料を証拠として提出しているが、これら資料で示された商標使用行為の多くは、被請求人が所有する登録商標(別掲(5)被請求人商標目録参照)に係る商標権を侵害するものであり、当該違法行為をもって周知著名性の根拠とするなどは言語道断と言うほかない。
(6)確定判決での認定判断
請求人商標の周知著名性に関する請求人主張は、以下に例示するように、多くの関連事件での判決において尽く否定されている。これら関連事件における判決の判断は、本事件においても尊守されなければならない。
(ア)平成14年(行ケ)第140号事件:東京高裁判決(乙第6号証)
「平成7年3月30日において、請求人商標が請求人に係る被服等を表示するものとして周知であったとまでは認めることはできない。」
(イ)平成15年(行ケ)第181号事件:東京高裁判決(乙第3号証)。
「平成7年5月ころ、請求人商標が、請求人らないしそのライセンシーの商品を表示するものとして取引者及び需要者の間に広く知られ、周知性を獲得するに至っていたものということはできない。」
(ウ)平成16年(ネ)第745号事件:東京高裁控訴審判決(乙第8号証)
「請求人及びそのライセンスグループが使用する各表示は、請求人及びそのライセンスグループの商品等表示として取引者・需要者間に広く認識されているものと認めることはできない。」
(7)周知性の比較
「インディアン関連商標」について、請求人又は被請求人のどちらの商標がより周知であったかといえば、被請求人は、1996年には、既に、カットソー及びレザージャケットだけで年間2億4千万円以上の販売実績があり(乙第61号証)、請求人のこの時点での販売実績は定かでないが、少なくとも、被請求人商標の方が請求人商標より周知であったことは確かで、そして今に至っては、「INDIAN/MOTORCYCLE/東洋」のキーワードでWeb検索した結果、1万件近くもヒットするほど被請求人商標は著名となっていて(乙第62号証)、その認知度の差は歴然としている。

5 商品相互の類似性について
(1)類似商品
本件商標に係る指定商品は、第14類及び第18類に属する商品(国際分類第8版)である。本件審判で請求人が指摘する被請求人商品は第18類に属する「トートバッグ」と思われるが、この限りにおいて被請求人が販売している商品と請求人が販売している商品との同一又は類似関係を認める。しかしながら、請求人の他の商品と被請求人が販売している当該「トートバッグ」とは類似関係にない。
(2)非類似商品間における出所の混同
類似関係にない商品間において、出所の混同を生じさせるといえるためには、当該商品に使用されている商標がより周知度の高い著名商標でなければならない。そうすると、請求人らが使用する請求人商標aないしdは、周知性すら認められていないのであるから著名でないことは明らかであり、まして、被請求人の使用に係る使用商標A及びBと請求人の使用に係る請求人商標aないしdとは非類似の商標であることからすれば、被請求人が商品「トートバッグ」に使用商標A及びBを使用したとしても、請求人商品との間で出所の混同を生じさせることなどはあり得ない。
請求人は、衣料に関する使用事実を示す多くの証拠を提出しているが、これらは第25類に属する商品であって「トートバッグ」とは類似しない。しかも、これら証拠資料で示された請求人らの商標使用行為は、被請求人の登録商標(別掲(5)被請求人商標目録参照)に係る商標権を侵害するもので、当該違法行為をもって著名性の根拠とすることは断じて許されない。

6 事件の背景及び前提となる事実関係について
請求人は、多くの審判決(乙第1号証ないし乙第8号証)において尽く否定されているにもかかわらず、その主張全般にわたって事実に反する主張を相変わらず繰り返す。このような請求人の主張が、誤った心証形成と審理の混乱を意図したものであることは明らかで、被請求人としては、請求人のこのような欺瞞的主張に対して反論することの必要性について疑問のあるところではあるが、過去に誤った審判決がなされた経緯もあるので、事件の背景及び前提となる事実関係についてその真実を明らかにする。
(1)当事者及び関係者
(ア)被請求人について
被請求人は、昭和40年に設立された会社であるが、前身となる「テーラー東洋」及び「港商社」の時代から数えると、60年近くの歴史を持つ老舗アパレルメーカーで、アメリカンカジュアル衣料の専門業者としては日本最有力である。また、被請求人は、日本におけるアメリカンカジュアル衣料の歴史においてもオピニオンリーダーとしての役割を果たしてきており、「スーベニアジャケット」の通称「スカジャン」が、被請求人の前身「テーラー東洋」が横須賀で販売していたジャンパーを語源としているほどで、そして今や、アメリカンカジュアル衣料の全般について、多くの取引者や需要者から高い信頼と支持を得ており、市場での地位は不動なものとなっている(乙第25号証及び乙第26号証)。
(イ)請求人について
請求人は、平成5年6月3日に設立された日本法人で、定款の記載からすると、装身具から酒類及びオートバイに至るまで多種多様な商品の販売や出版、広告代理、映像の企画・制作及び著作権の取得・譲渡・貸与等を目的としている。そして、その主な業務は、他者に商標等の使用を許諾することによって利益を得るライセンスビジネスである。
(ウ)旧インディアン社について
旧インディアン社は、明治34(1901)年に創業された米国のオートバイメーカー「INDIAN MOTO(R)CYCLE CO.,INC.」で、およそ55年前の昭和28(1953)年に操業を停止しその後解散し、以来、現在に至るまで関係者を含め如何なる事業活動も行っていない。
請求人は、関連する商標出願や係争事件において、旧インディアン社の過去の実績や商標使用の事実を示す資料を請求人らと何らかの関係を有する者による実績や事実であるかのように証拠として提出し、恰も、請求人と旧インディアン社との間には、何らかの関係や継続性があるかのような主張を繰り返している。しかし、同社と請求人会社との間には、法的にはもちろんのこと、経済的にも社会的にも一切関係がない。
(エ)「ザンギインディアン社」及び「ザンギ」について
請求人らが実際に関係したのは、旧インディアン社やその関係者などではなく、米国人ザンギが、1990年(平成2年)に設立した同名の米国法人(以下「ザンギインディアン社」という。)である。このザンギインディアン社は、社名・住所・社章など、いずれも消滅した旧インディアン社と同一のものを採用しているが、両社の間には如何なる関係も関連もない。
そして、ザンギインディアン社を設立したザンギという人物は、旧インディアン社及び同社商標に関連して国内外200人にも及ぶ人々から金員等を詐取したとして平成8年6月5日に逮捕され(乙第15号証)、米連邦裁判所により「投獄90ケ月、百万ドルを超える詐取金の返還支払を命ずる」との判決を受け、直ちに収監された人物である(乙第16号証、乙第20号証及び乙第21号証)。
ザンギインディアン社の実体は、起訴状(乙第17号証)の記録からも明らかにされていて、要するに、同社は、旧インディアン社とは全く関係のない別法人で、彼の犯罪行為の道具として利用するため、意図的に旧インディアン社と同一の商号・社章・住所を採用し、あたかも旧インディアン社との間に何らかの関係又は継続性があるかのように装ったにすぎない会社である。
しかも、同社は、投資家から金員等を詐取しただけで、オートバイの製造はもちろんのこと、企業本来の事業活動はおろかその準備行為すら一切せずに、設立後間もなく倒産しているのである(乙第18号証及び乙第20号証)。
(オ)「カジヤ」について
ザンギインディアン社の実体は前記のとおりであるが、同社より日本をテリトリーとする旧インディアン社の商標を登録し使用する権利を譲り受けたと主張する者が、米国人カジヤで、カジヤは、このザンギインディアン社からの使用許諾証(乙第22号証)を根拠に、インディアン関連商標の日本におけるライセンスビジネスを目論見、請求人会社の親会社であったサンライズ社と共に請求人会社を設立して自らが代表者に就任したのである。後に、カジヤ名義で登録出願した登録第2710099号商標(引用商標1及び2と同一態様)等を請求人会社に譲渡し、請求人会社名によって日本におけるライセンスビジネスを開始したのである。
請求人らが「インディアン商標について正当な所有者である」と主張するそもそもの根拠は、このザンギインディアン社がカジヤに与えた使用許諾証であるが、この許諾証が有効であるか否かは当事者間の問題であるとしても、旧インディアン社とは全く無関係なザンギやザンギインディアン社が、旧インディアン社が存続時に使用していた商標やこれを原型起源とする商標について、世界的に他者による採択や使用を制限することができるような如何なる権限も有さないことは論ずるまでもないことである。
(カ)旧インディアン社との関係
そうすると、旧インディアン社と無関係であることについては、請求人も被請求人も(何人であろうと)同等であって、旧インディアン社が存続時に使用していたオートバイ商標を、被服やバッグ等の他の商品商標として採択使用することに関し、一方が正当な使用者で他方が不正な使用者であるとか、他方が一方の商標を冒用したとかといった関係になるものではなく、たまたま、両者商標の採択動機やその原型起源が同じであったということにすぎないのである。
請求人らが採択使用している商標が、旧インディアン社の商標とその態様が全く同一であることは認めるところであるが、これは、請求人ら自らの創作によるものではなく、単に、旧インディアン社が存続時に使用していた商標をそのままデッドコピーし、自らの商品商標として採択したにすぎないのであり、標章の態様が全く同一であるからといって、無関係な旧インディアン社の過去の実績や名声を根拠に、請求人らに限って何か特別な権利や地位を有することにならないのはいうまでもない。
(キ)本項6(1)のまとめ
被請求人としては、請求人らがインディアン商標のブランドビジネスを開始したこと、そのために請求人らが多くの商品区分について商標登録を得たこと、それ自体を批判するつもりはない。しかしながら、前記ザンギインディアン社からの使用許諾を根拠に、先願先登録である被請求人商標(別掲(5)被請求人商標目録参照)の存在を全く無視し、旧インディアン社と何等かの関係があるかのような宣伝流布により日本においてブランドビジネスを行い、のみならず、被請求人に対しては、権利侵害である旨の警告書を送りつけるとともに商標権侵害訴訟を提起し(後述)、加えて、業界誌等を介して、あたかも被請求人会社がコピー業者であるかのような誹謗中傷を繰り返すことについては、市場での被請求人の名誉と信用を守るため、断固として対峙せざるを得ないところである。
請求人は、頻りに請求人らのビジネスは「正規のブランドビジネスである」と主張し、被請求人商標の存在やその使用は、請求人らのビジネスを妨害するものであるとの主張を繰り返す。しかしながら、「正規の」とは如何なる意味なのか、また、その根拠は何処にあるのか、明確な理由は一切示されておらず、意味不明な主張を繰り返すのみである。
仮に、請求人が主張する「正規」の意味を「旧インディアン社関連商標を使用する社会的な正当性又は妥当性」と善解するとしても、そのような正当性又は妥当性が請求人らに一切ないことは前記のとおりで、むしろ、請求人らのブランドビジネスは、旧インディアン社と何等かの関係があること(偽りの事実)を売りに成り立たせているビジネスであって、商道徳に反する欺瞞的ビジネスであると謂わざるを得ない。
請求人らは、当然に知り得ていた情報、即ち、請求人らが関係したザンギインディアン社と旧インディアン社とは全くの別会社で何の関係もないこと、ザンギが旧インディアン社及び同社商標に関し刑事犯として米国で訴追され有罪判決を受けたこと、そして、ザンギが米国で譲り受けたとする商標は、旧インディアン社消滅後18年経った1971年に、旧インディアン社とは全く無関係なメリル・クライマー(CLYMER,MERYLE M.)という個人が登録を受けたもので、ザンギはその商標の一部を1990年(平成2年)5月に譲り受けたにすぎず、しかも、同商標は、請求人会社設立前の1992年(平成4年)6月には、既に、ザンギインディアン社(INDIAN MOTOCYCLE COMPANY INC.)から他社(INDIAN MOTOCYCLE MANUFACTURING COMPANY INC.)に移転されているのである(乙第71号証)。
にも拘わらず、請求人らはこれらの事実をライセンシーに一切告げず、平成5年6月に、旧インディアン社と関係のある日本法人であるかのような商号を採用した請求人会社を設立するとともに、関係のない旧インディアン社の名前を利用してブランドビジネスを展開し、真実を知らない我が国のライセンシーから多額のロイヤリティーを得ているのである。このような請求人らによるブランドビジネスは、ザンギが米国で行った詐欺的なビジネスに類似するものといえ、到底、「社会的正当性又は妥当性に基づいた正規のビジネス」といえるものではない。
(2)被請求人による「インディアン関連商標」採択の経緯
(ア)採択の起源
被請求人は、昭和40(1965)年からアメリカンカジュアル衣料の製造販売を主体に、全国の有名専門店を対象にして高品質な商品の提供をしつづけ、創業以来、業界不況といわれる昨今においても着実な業績伸長を達成している会社である。平成2年の終わり頃、被請求人の評判を知った数百人からなる米国ビンテージバイクの愛好家団体から彼らのバイクジャケットを作るよう依頼され(乙第24号証及び乙第33号証)、彼らの奨めによりこのバイクジャケットを市販品化することとし、また、彼らの提案によりこのバイクジャケットの商標を「インディアンモーターサイクル」とすることとして、同商標を平成3年11月5日に出願し、平成6年3月31日に登録第2634277号商標(別掲(5)被請求人商標1)として登録を受けたのが被請求人による「インディアン関連商標」採択の始まりである。
この被請求人商標1がカタカナ表記となっているのは、当初ロゴデザインが決まっていなかったことから、取り敢えず音表示で出願したことによるもので、このような出願手法は、先願主義を基調とする我が国の法制上一般的に採られている手法であって特に不自然なことではない。
その後、ロゴデザインが決まったものに付いては、その都度出願してきたが、これら商標の登録が出願から7年ないし10年の長期を要した(乙第10号証)ことも当事者間の問題をより複雑にした要因といえる。
(イ)その後の経緯
その後、被請求人商標1が公告、登録されたことを踏まえ、商品化の具体的な検討に入るとともに、輸出入業務に関係して米国やカナダでの権利関係を調査したところ、米国ではインディアン商標について権利を主張する者が数多くいて権利関係が特定できない等の事情から、商標「INDIAN MOTORCYCLE」について、カナダ国で正当な商標権者として認められた「INDIAN MANUFACTURING LTD.」(以下「カナダインディアン社」という。)と業務提携することとし(乙第19号証及び乙第23号証)、平成7年初期に商社(蝶理、フジエンタープライズ)を介して同社商品を輸入することから、インディアン関連商標を付した商品の日本における販売を本格的に開始したのもので(乙第34号証及び乙第35号証)、これら商品についての最初の雑誌広告は、平成7年6月発行の雑誌「ポパイ」による(乙第36号証)。
そして、被請求人が当初使用していた「インディアン関連商標」の全ては、カナダインディアン社から輸入した商品に元々付されていたもので、このことは同社の商品カタログ(乙第37号証)と照合すれば容易に判明するところで、請求人らのブランドビジネスやその商標とは一切関係しない。
(ウ)時系列から明らかな事実
上記経緯から明らかなことは、被請求人によるインディアン関連商標の採択時期は、遅くとも、被請求人商標1の出願日(1991年11月5日)以前で、ザンギインディアン社からカジヤに対する商標使用許諾証の発行(1992年2月12日)、カジヤによる日本での商標出願(1992年2月6日)、請求人会社の設立(1993年6月3日)及びカジヤから請求人会社への商標譲渡(1996年5月27日)の何れにも先行していたということである。そうすると、被請求人によるインディアン関連商標の採択が冒認行為であるなどとする請求人主張の誤りは明らかで、請求人らには、フリーライドの対象となり得るような事実や実績などは全く無かったのである。
(エ)米紙報道について
被請求人商標1の出願前の事実があるとすれば、請求人が強調する1991年7月1日付「ザ・デイリー・ニュース」と、1991年7月5日付「USA・ツディー」の僅かな掲載記事であるが、その内容たるやザンギが金員を詐取するためにした一方的コメントにすぎず、商標使用の事実や事業実態の存在を何ら証明するものでない。このことは、その後のザンギの犯罪行為や発表内容の一切が実行されずにザンギインディアン社が倒産してしまっている事実に照らせば容易に理解できるところである。
そもそも、日本の一衣料品会社である被請求人が外国で発行されたこのような英字新聞を日々購読していたと考えること自体が極めて不自然で、しかも、当該記事は出願日より僅か4ケ月前の記事であって、被請求人による商標採択は当該記事の掲載以前に起因するものであることは前述したとおりである。これらの記事からヒントを得て被請求人商標1を出願したなどとする請求人の主張は、反論するにも値しない。
百歩譲って、偶然にも被請求人がこの記事を読み、これをヒントに我が国で商標出願をしたとしても、該記事はザンギの一方的な発表であって、請求人主張の如く「オートバイのみならず、アパレル、アクセサリー等の広範囲の商品についての正当な出所として社会的に認知された」などということには全くならないのである。実際は、オートバイに関しては一台も生産しておらず、アパレルやアクセサリーに関しても社会的に認知されたといえる程の使用事実は存在しない。仮に、アパレルやアクセサリーに関する発表内容を信じるにしても、「20歳の娘レジーナがこのビジネスを運営している。」とか、「アクセサリー会社と共にテストマーケットをすることにした。」などということからすると、当時は極めて個人的で極少量の販売実績しかなかったものと判断するのが相当である。とするなら、外国でのこのような些細な出来事が、我が国での商標の採択使用や商標登録の適否を左右する要因となり得ないことは明らかである。
(オ)商標態様の近似性について
両者が採択使用する商標の一部の態様が近似していることは、どちらか一方が他方を真似したものでも単なる偶然でもない。これら両者商標は、何れも旧インディアン社が存続時使用していた商標(乙第27号証ないし乙第29号証)を原型起源とするもので、同社のバイクイメージや1900年初期の米国の華やかな時代イメージを種々商品に再現することを意図しての採択である。このような試みは、旧インディアン社が消滅した4年後には既に行われており(乙第30号証及び乙第31号証)、同様の商品を取り扱う業者は各国に存在する。
請求人も被請求人もその中の一業者にすぎず、これらの業者が採択使用する商標は、程度の差はあっても旧インディアン社の商標に依拠しているのであるから、その構成や書体が近似してしまう場合があるのは必然で、請求人のように「自分らだけがインディアン社関連商標を正当に使用する権限を有する」などと全く根拠のない主張をする者は外に誰一人おらず、各々が自国法制に従い商標登録等の手当をして使用しているのである。
我が国においてもインディアン関連商標については、古くより数多くの登録事例があり、多様な商品商標として使用されている(乙第32号証)。
(カ)本項6(2)のまとめ
請求人は、「請求人らは、インディアン商標の日本における正当な出所である。」とか、「被請求人商標は、正規のブランドビジネスの成果に只乗りしこれを妨害せんとして出願したものである。」とか、全く根拠のない意味不明な主張を繰り返す。このような主張をするのであれば、そして又、他者によるインディアン関連商標の採択使用が不正であるというのであれば、少なくとも請求人らが旧インディアン社商標の正当な継承者又は使用者と認められるような何らかの根拠を提示すべきである。しかしながら、請求人はこれらを示す一片の証拠も提出しない。
被請求人は、創業以来一貫してアメリカンカジュアル衣料を扱い続け、当該商品分野においては日本ではもとより世界的にも信頼され高い評価を得ている会社である。そうすると、何故、怪しげな人物の誘いからブランドビジネスを目的として設立(1993年)された請求人会社の如何なるグッドウィルを盗用せんとするのか、被請求人会社にとってその必要性は、主観的にも客観的にも毫も存しない。
(3)当事者間の争い
(ア)争いの発端
当事者間におけるインディアン商標に関する争いは、請求人から被請求人宛に発せられた平成7年6月30日付の警告書から始まる(乙第63号証)。
同警告書によると、「請求人商標(登録第2710099号、請求人商標dと同一態様。以下「請求人商標1」という。)は、近々登録される予定となっており、被請求人の商標使用は同商標権を侵害するものである。」とのことであった。被請求人としては、被請求人商標1については既に登録を受けており、また、被請求人商標2及び3(別掲(5)被請求人商標目録参照)についても既に出願の手続を済ませていたことから、請求人からのこのような警告は、到底、信じ難いものであった。
(イ)請求人商標1の登録の経緯
そこで、不可解に思った被請求人は、請求人商標1の審査の経緯について調べてみると、次のような事実が判明した。
請求人商標1は、平成4年2月6日に出願されたが(乙第64号証)、同出願に対し、平成5年7月16日付で、「本願商標は、出願人の名称と相違する商号商標と認められるから、これを採択使用することは穏当でない。」との拒絶理由通知が発せられていた(乙第65号証)。これに対し出願人力ジヤは、意見書(乙第66号証)で、「他人の名称であっても、その他人の承諾を得ているものは登録ができる。」などと主張するとともに、ザンギインディアン社から発行された使用許諾証書(乙第22号証)を提出していた。
また、平成6年2月10日付で、「本願商標は、先願に係る被請求人商標1に類似するから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」との拒絶理由通知が発せられていた(乙第67号証)。これに対し出願人力ジヤは、意見書(乙第68号証)で、「本願商標は、著名な旧インディアン社の商標であるから被請求人商標1とは類似しない。」などと、あたかも、旧インディアン社と何らかの関係が有るかのような主張をし、旧インディアン社の史実等が掲載されている雑誌を証拠として提出している。
さらに、出願人力ジヤは、平成6年8月11日付けで、「被請求人商標1について登録無効審判(平成6年審判13787号)を請求しているので、同審判の結果をまって本願につき査定をされたい。」との「上申書」を提出していた(乙第69号証)。しかし特許庁は、請求人商標1につき、平成6年8月1日に出願公告の決定をし(乙第70号証)、平成7年3月30日に登録査定、平成7年9月29日に設定登録をしたのである。
(ウ)その後の経緯
請求人商標1の設定登録を受けた請求人は、平成8年5月21日、被請求人に対し、請求人商標1に基づく商標権侵害訴訟(平成8年(ワ)第9391号)を東京地方裁判所に提起し、併せて同裁判所に使用差止の仮処分(平成8年(ヨ)22126)を申し立てた。
これに対抗して、被請求人は、平成7年12月28日、請求人商標1の登録無効審判(平成7年審判28124号)を請求するとともに、平成8年7月15日、請求人らによる商標使用に対し、被請求人商標1の商標権に基づく商標権侵害訴訟(平成8年(ワ)第14026号)を東京地方裁判所に提起した。
(エ)本項6(3)のまとめ
上述のとおり、本来は先願先登録の被請求人商標1と類似し登録されるはずのない請求人商標1が過誤によって登録され、特許庁審決、東京高裁判決及び最高裁決定を経て、平成15年6月12日、ようやく請求人商標1の登録無効が確定するまでの間、両者の商標が重複して登録されてしまったことが当事者間の紛争のそもそもの原因である。
加えて、請求人商標1の審査の過程で提出した意見書(乙第68号証)では、請求人商標1と被請求人商標1との類似性を否定しておきながら、登録が確かなものとなると、一転して両商標の類似性を主張して警告書を発し、また、被請求人商標1の存在を知りながらこれを全く無視し、相抵触する商品についてまでブランドビジネスを開始し、一方では、被請求人会社をコピー業者であるかのような誹議中傷を繰り返し、さらに、既に最高裁の決定を経て判断が確定されている事柄についてまで、これを蒸し返し主張することにより数多くの審判や訴訟を繰り返し起こしている請求人の信義に反する対応が、紛争をここまで長期化させた最大の要因といえる。
(4)関連する審判事件
請求人被請求人間においては、以下のとおり、権利の有効性や使用の正当性を争った多くの関連する審判事件があるが、何れの事件においても、本件審判事件での請求人の主張と同趣旨の主張は否定されている。
(ア)請求人請求の審判事件
(a)平成6年審判第13787号
請求人は、平成6年8月11日、被請求人商標1に対し、同商標は商標法4条1項7号、8号、15号に該当する商標であることを理由に登録無効審判を請求した。これについて特許庁は、平成9年9月30日、請求不成立の審決をし(乙第1号証)、同審決はそのまま確定した。
同審決で留意すべきは、「インディアンモトサイクル」及び「インディアン」は、被請求人商標1の出願時及び査定時において、旧インディアン社の著名な略称又は商標であったものということはできないとした点であり、また、当然のことながら、旧インディアン社と請求人らとの関係及び請求人商標1等の周知性については否定されている。
(b)平成10年審判第30518号
請求人は、平成10年5月26日、被請求人商標1に対し、不使用を理由とする登録取消審判を請求した。これについて特許庁は、請求不成立の審決をし、同審決は、審決取消請求事件(平成11年(行ケ)第443号)での東京高等裁判所の判決(乙第2号証)で維持され、同判決は、最高裁判所による上告不受理の決定により確定した。
上記高裁判決で留意すべきは、被請求人が使用する欧文字商標「Indian Mｏｔｏｒcｙcle」及び「INDIAN MOTORCYCLE」は、被請求人商標1と社会通念上同一であると判断されたことで、請求人の「被請求人は登録商標を使用していない。」などとの主張は、既に完全に否定されているのである。
(c)取消2000ー31423号
請求人は、平成12年11月29日、被請求人による商標使用は被請求人商標1の不正使用に当たると、本件審判と同様の理由によって同商標の登録取消審判を請求した。これについて特許庁は、一旦は請求人の主張を認め、同商標の登録を取り消す旨の審決をしたが、同審決は、審決取消請求事件(平成15年(行ケ)第181号)での東京高等裁判所の判決で取り消され(乙第3号証)、同判決は、最高裁の上告棄却及び上告不受理の決定によって確定し、被請求人商標1の登録は維持された。
上記高裁判決で留意すべきは、ザンギインディアン社は、旧インディアン社の周知著名であった略称や商標の正当な承継者とは到底認められず、したがって、カジヤ、サンライズ社、請求人及び西澤やマルヨシらもその使用権限を有しないとされたことである。
(d)無効2003-35031号
請求人は、上記各審判での請求が成立しないとなると、平成15年1月30日、被請求人商標1に対し、同商標は、請求人らの企業努力に便乗して不当な利益を得ることを目的として出願されたものであるから、商標法第4条1項7号に違反して登録されたものであるとして、再び登録無効の審判を請求してきた。これについて特許庁は、請求不成立の審決をし、同審決は、審決取消請求事件(平成16年(行ケ)第108号)での東京高裁判決(乙第4号証)で維持され、同判決は、最高裁の上告不受理決定によって確定し、被請求人商標の登録は再び維持された。
上記高裁判決で留意すべきは、被請求人による商標出願は、ザンギインディアン社の業務を妨害する意図に基づくものであるとは到底推認できず、被請求人が米紙記事に接したかどうかにかかわらず、アメリカンカジュアル衣料の取引業者として、インディアンブランドの衣料の事業を開始しようと考え、商標を出願したとしても違法視すべき点は何ら存在しないと判断されたことであり、本事件での請求人による同趣旨の主張について、これを全面的に否定する判断がなされていることである。
(e)異議2004-90314号、外8件
また、請求人は、被請求人出願のインディアン関連商標9件(乙第10号証)に対し、相変わらずの主張によって登録異議申立をしたが、請求人の主張は何れも認められず、全ての商標について登録を維持する旨の決定がなされている(乙第5号証)。
(f)無効2005-89065号、外9件
請求人は、上記異議申立でその主張が認められないとなると、その全てについて商標法第4条1項7号、10号、15号に違反することを理由に登録無効審判を請求し、併せて、被請求人商標1に対し、三度、同一の理由(公序良俗違反)及び同様の主張により登録無効審判を請求してきた。しかし、当然のことながら、これらの審判において請求人の主張は認められず、全ての事件について「請求不成立」の審決がなされた。これらの事件については、全てが審決取消請求訴訟に継続している。
(イ)被請求人請求の審判事件
(a)平成7年審判第28124号
一方、被請求人は、請求人がかつて有していた請求人商標1に対し、平成7年12月28日、商標法第4条1項7号及び11号に違反して登録されたものであることを理由に登録無効審判を請求した。これについて特許庁は、最初に、請求人商標1は、同法4条1項7号に違反して登録されたものであるとして登録無効の審決をしたが、同審決は、東京高裁判決により取り消された。そこで、特許庁は再度審理し、その結果、今度は、請求人商標1は被請求人商標1に類似するから、商標法第4条1項11号に違反して登録されたものであるとして再び登録無効の審決をした。同審決は、審決取消請求事件(平成14年(行ケ)第140号)での東京高裁判決により維持され(乙第6号証)、同判決は、平成15年6月12日の最高裁の上告不受理決定によって確定した。これにより請求人商標1の登録無効が確定し、7年半の歳月を経てようやく商標の重複登録が解消された。
その結果、東京地裁に請求人が提起していた商標権侵害事件(平成8年(ワ)第9391号)での各請求は棄却され、同時に、請求人商標1が有効であることを前提にしてなされた同裁判所の仮処分の決定は全く根拠のないものとなった。これらの事実を承知しているにもかかわらず、請求人は、未だに、この誤った仮処分の決定を根拠に、被請求人による商標使用や商標出願は違法だとか、荒唐無稽な主張を繰り返しているのである。
(b)無効2002-35287号
被請求人は、請求人がかつて有していた登録第4022987号商標(Indianロゴと同一態様。以下「請求人商標2」という。)に対し、平成14年7月4日、同商標は、先願の被請求人商標3に類似するもので、商標法第8条1項に違反して登録されたものであることを理由に登録無効審判を請求した。これについて特許庁は、両商標は類似しないとして一旦は請求不成立の審決をしたが、同審決は、審決取消請求事件(平成15年(行ケ)第422号)での東京高裁判決(乙第7号証)で取り消され、同判決は最高裁の上告不受理決定により確定した。これにより、請求人商標2は被請求人商標3に類似するのでその登録は無効であるとの再審決がなされ、請求人商標2の登録無効が確定した。
(c)無効2003-35064号
被請求人は、請求人がかつて有していた登録第4116047号商標(ヘッドドレスロゴから「Indian」の文字を削除したもの。以下「請求人商標3」という。)に対し、平成15年2月20日、同商標は、先願の被請求人商標2に類似するもので、商標法第8条1項に違反して登録されたものであることを理由に登録無効審判を請求した。これについて特許庁は、請求人商標3は、先願に係る被請求人商標2に類似するものであるから、商標法第8条1項に違反して登録されたものであるとして、その指定商品中、「洋服、コート、セーター類、ワイシャツ類、寝巻き類、下着、水泳着」について、その登録を無効にするとの審決(乙第12号証)をし、同審決はそのまま確定した。
(ウ)本項6(4)のまとめ
上記のとおり、請求人は、被請求人が所有するインディアン関連商標に対して執拗に審判請求を繰り返し、いずれの事件でも同じような主張と同じような証拠を提出している。意味のない証拠資料を追加して一事不再理の規定の適用を巧みに回避しながらするこのような請求人の審判請求、そして又、既にその判断が下され確定している事柄についてまで蒸し返して争おうとする請求人の審理手続きにおける手法は、権利の乱用及び信義則に反する違法なものである。
同じような証拠を繰り返し提出し、また、自らの主張が認められたかのように、確定判決での認定判断は無視する一方で、既に取り消された審決(甲第251号証及び甲第354号証)や判決(甲第223号証及び甲第359号証)及び本訴敗訴が確定し誤りであったことが明らかになった仮処分決定(甲第59号証)、さらには、この誤った仮処分決定を取り上げた業界紙の記事(甲第221号証及び甲第222号証)までも臆面もなく証拠として提出するなど、請求人のこのような欺瞞的な手法は信義則に反するものであるばかりでなく、紛争解決制度としての審判や訴訟の本旨からしても、また、矛盾する確定審判決の発生を防止すると同時に、乱訴を防いで同じ手続きを繰り返すことの煩わしさを免れさせようとする一事不再理の理念からしても決して許されない。

7 結論
以上のとおり、被請求人による本件商標の使用については、請求人の主張するような取消理由は一切なく、よって、本件審判の請求は成り立たない。

第4 当審の判断
1 被請求人による行為の商標法第51条第1項該当性について
(1)商標法第51条第1項は、商標権者が故意に指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用であって、他人の業務に係る商品若しくは役務と混同を生ずるものをしたときは、何人も、その商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる旨定めているところ、両当事者の主張並びに請求人提出の甲第452号証及び甲第453号証によれば、被請求人は、平成20年5月以降、本件商標の指定商品に含まれると認められる商品「トートバッグ」について、別掲(1)及び(2)のとおりの構成からなる使用商標A及びBを使用したことが認められる。
(2)そして、本件商標と上記使用商標A及びBとを比較すると、本件商標は、ゴシック体の大文字により「INDIAN ARROW」と横書きしてなるのに対し、使用商標Aは、別掲(1)のとおり、方形の飾り枠内に筆記体による「Indian」及び「Aｒｒｏｗ」の文字を矢の図形を介して上下に配した構成からなるものであり、また、使用商標Bは、別掲(2)のとおり、筆記体による「Indian Aｒｒｏｗ」の文字横書きし、その下に矢の図形を配した構成からなるものであるから、本件商標と使用商標A及びBとは明らかに外観を異にするものである。しかしながら、本件商標と使用商標A及びBとは、いずれもその構成文字に相応して「インディアンアロー」の称呼及び「アメリカインディアン(北米原住民)の矢」の観念を生ずるものと認められるから、称呼及び観念を共通にする類似の商標というべきである。
この点に関し、被請求人は、本件商標と使用商標A及びBとはゴシック体と筆記体の違いがあるが社会通念上同一性ある商標であり、使用商標A及びBの使用は登録商標に類似する商標について規定した商標法第51条第1項の適用範囲外の使用である旨主張する。
しかしながら、同法第51条第1項に規定する商標登録の取消審判は、同法第50条第1項に規定する登録商標の不使用を理由とする商標登録の取消審判と異なり、商標権者による登録商標の正当使用義務違反に対する制裁規定であることに鑑みれば、当該登録商標と使用に係る商標との同一性は同法第50条第1項の場合よりも厳格に判断されるべきであり、本件商標と使用商標A及びBとは、同法第50条第1項にいう「社会通念上同一と認められる商標」の範疇に捕らわれるものではない。
したがって、使用商標A及びBの使用は、同法第51条第1項の適用範囲外の使用とはいえないから、被請求人の上記主張は採用することができない。
(3)そこで、被請求人が使用商標A及びBを本件商標の指定商品「トートバッグ」に使用した上記行為が、商標法第51条第1項に規定する「故意に他人の業務に係る商品と混同を生ずるものをしたとき」に該当するか否かについて検討するに際し、上記の「他人の業務に係る商品と混同を生ずる」か否かは、当該商標と他人の表示との類似性の程度、他人の表示の周知著名性の程度や、当該商標に係る商品と他人の業務に係る商品との間の性質、用途等における関連性の程度並びに商品の取引者及び需要者の共通性その他取引の実情などに照らして、当該商標に係る商品の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として、総合的に判断されるべきである(東京高裁平成15年(行ケ)第181号、平成15年11月28日判決参照)。
(4)ところで、両当事者の主張及び提出に係る証拠によれば、以下の事実が認められる。
(ア)旧インディアン社は、1901年に米国マサチューセッツ州スプリングフィールドで設立されたオートバイのメーカーであり、マン島のレースやデイトナビーチ・レース等で優勝するなどして、ハーレー・ダビッドソンと共に米国はもとよりヨーロッパや日本でも有名であった。
旧インディアン社のオートバイには、別掲(4)(A)及び(B)のとおりの構成からなる「Indianロゴ」、「ヘッドドレスロゴ」が主に商標として使用されており(その他「左向きのインディアンの図形」や活字体の「INDIAN」、Indianロゴと類似した筆記体の「Indian」等も使用された。)、これらの「インディアン」商標は旧インディアン社に係るオートバイの商標として、また、「Indian Mｏｔｏcｙcle」、「インディアンモトサイクル」は旧インディアン社の略称として、いずれも米国はもとよりヨーロッパや日本でも広く知られていた。なお、旧インディアン社のオートバイの車種名として「Indian Aｒｒｏｗ(インディアンアロー)」、「Indian Chief(インディアンチーフ)」、「Indian Scｏｕｔ(インディアンスカウト)」、「インディアンボンネビア」等が使用されていた。
しかしながら、旧インディアン社は、1953年に操業を停止し、後に解散した。
(甲第2号証ないし甲第5号証及び乙第27号証ないし乙第29号証)
(イ)旧インディアン社の消滅後間もなく、米国においては、Indianロゴ等を用いて同社のバイクイメージや米国の1900年初期の時代イメージをTシャツ、手袋、帽子、バイクアクセサリー等種々の商品に再現することが他人によって行われていた。
(乙第30号証及び乙第31号証)
(ウ)ザンギは、1990年6月頃、旧インディアン社と同一の商号である新インディアン社を旧インディアン社と同じくスプリングフィールドに設立した。新インディアン社は、旧インディアン社とは全く関係のない別法人であったが、ザンギによる新インディアン社の設立は、「インディアンの復活」などとして米国紙「The Dailｙ Neｗｓ」(1991年7月1日号)及び「USA TODAY」(1991年7月5日号)により報道された。日本でも平成5年1月29日付け「二輪車新聞」に報道された。
しかし、ザンギは、オートバイの製造などの企業本来の事業活動を殆ど行わったため、新インディアン社は設立後間もなく倒産した。しかも、ザンギは、新インディアン社及び同社の商標に関連してのべ80万ドルを200人の投資家から騙し取ったとして、平成8年6月5日頃に逮捕され、平成9年12月19日に投獄90ヶ月の有罪判決を受け拘禁された。
(乙第15号証ないし乙第18号証、乙第21号証及び甲第13号証)
(エ)カジヤは、平成3年暮に新インディアン社との間で「インディアン」関連商標に関する日本でのすべての権利を譲り受ける旨の契約を締結し、平成4年2月6日に旧第17類に属する商品を指定商品として「Indian/Mｏｔｏcｙcle商標」(請求人商標dと同一態様)を登録出願した。さらに、カジヤは、平成5年6月3日に、サンライズ社と合弁して請求人会社を設立し、代表取締役に就任した。その後、カジヤは上記商標の登録を受け、上記商標の商標権を請求人に譲渡した。平成5年7月24日、「繊研新聞」及び「日経流通新聞」に請求人会社の設立、「Indian」ブランド商品の輸入、ライセンスビジネスの展開の開始が報道され、該繊研新聞には「インディアン」のロゴマークとしてヘッドドレスロゴが掲載された。
請求人は、平成5年秋口からIndianロゴ、ヘッドドレスロゴ等を付したシャツ、ジャケット、帽子等の輸入販売を開始し、また、平成6年1月頃からライセンサーとして、サンライズ社はマスターライセンシーとして、Indianブランドの広告宣伝及びライセンスビジネスを展開した。
(甲第10号証、甲第12号証ないし甲第19号証、甲第21号証及び甲第24号証ないし甲第28号証)
(オ)平成6年始め、請求人は、サンライズ社を通じてマルヨシとバッグについてのIndianブランドのサブライセンス契約を締結し、マルヨシは、同年5月頃展示会を開催、Indianブランドのバッグへの使用を開始し、各種雑誌にバッグ、Tシャツ等の商品広告が掲載された。平成7年には、請求人は、サンライズ社を通じて西澤社と革製ジャケットについてのIndianブランドのサブライセンス契約を締結し、西澤社は、平成7年10月頃から平成8年にかけてIndianブランドを使用した革製ジャケットの製造販売及び広告宣伝を行った。
(甲第29号証ないし甲第33号証及び甲第48号証ないし甲第57号証)
(カ)平成8年以降も、請求人は、Indianロゴ(請求人商標a)、ヘッドドレスロゴ(請求人商標b)、Indian/Mｏｔｏcｙcle商標(請求人商標d)を使用したシャツ、ジャケット、帽子、ベルト、靴、バッグ等の商品の販売、ライセンスを継続し、これらの商品は各種新聞雑誌等に宣伝広告されている。また、請求人は平成14年9月までに直営の4号店を開店するまでになり、平成16年9月には仙台店を開店したほか、請求人が直接取引する小売店は平成14年7月頃現在で全国100店舗近くに及んだ。
(甲第84号証ないし甲第201号証、甲第254号証、甲第268号証ないし甲第339号証及び甲第360号証ないし甲第379号証)
(キ)他方、被請求人は、昭和40年に設立されたアパレルメーカーであり、アメリカンカジュアル衣料を多く取り扱っているところ、平成2年の終わり頃、米国ビンテージバイクの愛好家団体からバイクジャケットの制作依頼を受けたことを契機として、平成3年11月5日に旧第17類に属する商品を指定商品として「インディアンモーターサイクル」の文字からなる被請求人商標1を登録出願した。その後、被請求人商標1が公告され、登録されたことを踏まえ、カナダで商標「INDIAN MOTORCYCLE」を登録していた「INDIAN MANUFACTURING ITD.」(カナダインディアン社)と業務提携し、平成7年初期に同社商品を輸入してIndian関連商標を使用した商品の販売を開始した。その商品については、平成7年6月発行の雑誌「ポパイ」に最初の広告が行われた。
(乙第19号証、乙第23号証、乙第24号証及び乙第33号証ないし乙第37号証)
(ク)その後も、被請求人は、雑誌「ファインボーイ」1995(平成7)年9月号を始め、各種雑誌にIndian関連商標を使用した商品の宣伝広告を継続して行い、また、該商品のカタログ等を発行している。
(乙第38号証ないし乙第59号証)
(ケ)請求人と被請求人との間では、「Indian」関連商標の登録、使用を巡って紛争が生じ、多数の審判請求、訴訟が提起された。その一部を示すと、以下のとおりである。
(a)カジヤが平成4年2月6日に登録出願した上記(エ)の商標については、平成6年2月10日、「該商標は被請求人商標1に類似する。」旨の拒絶理由が通知されたことを受けて、出願人カジヤは被請求人商標1について登録無効審判を請求したところ、該審判の結果を待たずに、平成7年9月29日、上記(エ)の商標が登録第2710099号(請求人商標1)として登録された。
(b)請求人は、被請求人が使用する商標が上記登録第2710099号商標(請求人商標1)に係る商標権を侵害するとして、平成8年5月21日、上記商標権に基づく商標権侵害差止等請求訴訟(平成8年(ワ)第9391号)を東京地方裁判所に提起した。また、請求人は、上記商標権に基づき東京地方裁判所に商標権侵害差止の仮処分命令の申請をし(平成8年(ヨ)第22126号)、平成8年12月16日、被請求人使用商標の差止を命ずる仮処分命令を得た。被請求人は、その後、この仮処分決定に従い、被請求人使用商標の使用を中止した。
(c)一方、被請求人は、請求人の上記審判請求及び訴訟の提起に対抗して、平成7年12月28日、上記請求人商標1の登録無効の審判(平成7年審判第28124号)を請求すると共に、平成8年7月15日、請求人等の使用する商標が被請求人商標1の商標権を侵害するとして、被請求人商標1に係る商標権に基づく商標権侵害差止等請求訴訟を東京地方裁判所に提起した。
(d)上記請求人商標1の登録無効の審判(平成7年審判第28124号)において、平成10年4月10日、該登録商標は商標法第4条第1項第7号に違反するものであるとしてその登録を無効とする旨の審決がされたが、同審決は東京高等裁判所の判決により取り消され、同判決に対する上告受理申立てに対する最高裁判所の上告不受理決定により、同判決は確定した。これを受けて、特許庁は、更に審理し、平成14年2月28日、請求人商標1は被請求人商標1に類似する(商標法第4条第1項第11号該当)として、再度同商標の登録を無効とする旨の審決をした。請求人はその審決の取消訴訟を提起した(平成14年(行ケ)第140号)が、東京高等裁判所は、平成14年12月27日、その請求を棄却する判決をした。同判決に対する上告受理申立てに対し、最高裁判所は平成15年6月12日、上告不受理の決定をしたことから、上記審決は確定し、これによって請求人商標1の登録無効が確定した。
(e)請求人等が提起した商標権侵害差止等請求事件(平成8年(ワ)第9391号)について、東京地方裁判所は、平成15年8月28日、請求人商標1の登録無効が確定したことから、同商標権に係る商標権は当初から存在しなかったことになるとして、請求人等の請求をいずれも棄却する旨の判決をし、また、上記の東京地方裁判所平成8年(ヨ)第22126号事件の仮処分決定もその根拠を失った。
(f)被請求人は、請求人の所有に係る第25類に属する商品を指定商品とするIndianロゴと同一態様の商標(登録第4022987号、請求人商標2)に対し、該商標は先願の被請求人商標3に類似するもので、商標法第8条第1項に違反するとして、平成14年7月4日、登録無効の審判を請求した(無効2002-35289号)ところ、両商標は類似しないとして請求不成立の審決がされ、その取消を求めた審決取消訴訟(平成15年(行ケ)第422号)において同審決が取り消されたため、特許庁は、再度審理し、両商標は類似し、請求人商標2は同法第8条第1項に違反するとして同商標の登録を無効とする旨の審決をした。その審決の取消を求めて再度知的財産高等裁判所に訴訟が提起された(平成17年(行ケ)第10241号)が、知的財産高等裁判所は、平成17年9月14日、前訴判決の認定判断は行政事件訴訟法第33条第1項の拘束力を有するとして請求棄却の判決をした。同判決に対する上告受理申立てについて、最高裁判所が不受理の決定をしたことから、上記審決は確定し、これによって請求人商標2の登録無効が確定した。
(g)請求人は、被請求人商標2ないし10について、いずれも商標法第4条第1項第7号、第10号及び第15号に違反して登録されたものであるとして、登録の無効を求める審判を請求したところ(無効2006-89078、同89080、同89095、同89096、同89129ないし89131、同89133及び同89134)、請求不成立の審決がされたため、知的財産高等裁判所に審決取消訴訟を提起したが(平成19年(行ケ)第10342号及び同10343号、平成20年(行ケ)第10005号、同第10006号、同第10109号、同第10029号、同第10030号、同第10230号及び同第10231号)、知的財産高等裁判所は、平成21年2月25日、「原告は、何ら旧インディアン社と関係がない第三者であるとの評価を免れないというべきであるから、このような原告が、旧インディアン社と共通の『Indian Mｏｔｏcｙcle(インディアン モトサイクル)』を含む商号を採択し、旧インディアン社の商標と同一又は類似のものである原告各表示を使用しても、旧インディアン社と離れて、原告の略称ないし原告が出所であることを示すものとして需要者、取引者の間に知られるようになるということはできない。」(平成19年(行ケ)第10342号判決書38頁ないし39頁)、「新インディアン社は法的には旧インディアン社との連続性は何らない会社である上、・・・旧インディアン社を復活させたものと評価することはできないのであり、原告は、何ら旧インディアン社と関係がない第三者であるとの評価を免れず、・・・。そうであれば、同様の第三者である被告が、同様に旧インディアン社の商標と類似のものである本件商標を出願しても、・・・原告の『Indian』商標のビジネスを妨害するものとはいえないことも明らかである。」(平成19年(行ケ)第10342号判決書40頁)として、その請求を棄却する判決をした。
(5)以下、上記(4)で認定した事実を前提として、検討する。
(ア)被請求人の使用に係る使用商標A及びBと本件商標とは、上記(2)のとおり、類似する商標と認められるが、さらに進んで、使用商標A及びBと、請求人が引用する引用商標1及び2並びに請求人の使用に係る請求人商標aないしdとの類否について検討する(引用商標1及び2と請求人商標dとは同一構成態様と認められるので、商標の比較については引用商標1及び2は省略し請求人商標dについて言及することとする。)。
使用商標Aは、別掲(1)のとおり、方形の飾り枠内に筆記体による「Indian」及び「Aｒｒｏｗ」の文字を矢の図形を介して上下に配した構成からなるものであり、全体として統一感のあるものであって、全体をもって一体のものとして看取されることに加え、上記文字より生ずる「インディアンアロー」の称呼も冗長なものではなくよどみなく一連に称呼し得るものであるから、「インディアンアロー」の一連の称呼のみを生ずるものというべきである。そして、使用商標Aは、上記文字及び矢の図形と相俟って「アメリカインディアン(北米原住民)の矢」の観念を生ずるものといえる。
また、使用商標Bは、別掲(2)のとおり、筆記体による「Indian Aｒｒｏｗ」の文字横書きし、その下に矢の図形を配した構成からなるものであり、使用商標Aと同様、全体として「インディアンアロー」の一連の称呼及び「アメリカインディアン(北米原住民)の矢」の観念を生ずるものである。
他方、請求人商標aないしdは、顕著に書された「Indian」又は「Indian Mｏｔｏcｙcle Cｏ.,Inc.」の文字より、「インディアン」又は「インディアンモトサイクルコーインク」の称呼及び「アメリカインディアン(北米原住民)」又は「アメリカンインディアン(北米原住民)オートバイ会社」の如き観念を生ずるものといえる。
しかして、使用商標A及びBから生ずる「インディアンアロー」の称呼と請求人商標aないしdから生ずる「インディアン」又は「インディアンモトサイクルコーインク」の称呼とは、「アロー」の音の有無、「アロー」と「モトサイクルコーインク」の音の差異により、明らかに区別することができるものである。また、使用商標A及びBと請求人商標aないしdとは、上記観念の相違により相紛れるおそれはないし、それぞれの構成に照らし、外観上も判然と区別し得る差異を有するものである。
してみれば、使用商標A及びBと請求人商標aないしdとは、称呼、観念及び外観のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
(イ)次に、請求人商標aないしdの周知性についてみるに、請求人商標aないしdは、旧インディアン社の製造・販売に係るオートバイに使用されていた商標がその元になっており、同社の商標と同一又は類似といえるものである。また、請求人の商号は、「インディアンモトサイクル(Indian Mｏｔｏcｙcle)」の部分が旧インディアン社と共通である。しかして、1940年代には、「インディアンモトサイクル」が旧インディアン社の略称として、Indianロゴ、ヘッドドレスロゴ等のインディアン商標が旧インディアン社の製造販売に係るオートバイ等を表示するものとして、我が国においても周知著名であったと認められるものの、同社は、1953年に操業を停止し、後に解散しており、その後同社が再開されることなく数十年が経過していることから、近年において、オートバイの愛好家の間に根強い人気が続いていたことはともかく、被服、かばん類等の一般消費者間においてはその周知性を失っていたというべきである。
ところで、請求人及びそのライセンシーは、旧インディアン社の正当な承継人である新インディアン社からライセンスを受けて、米国インディアンブランドである請求人商標aないしd等を使用した事業を開始した、という宣伝広告を一貫して行い、これに基づき被服等各種商品の製造販売を行っている。しかしながら、新インディアン社は、ザンギが投資家から資金を集めて詐取するため、旧インディアン社と何らかの関係又は継続性があるように装って設立した会社であって、旧インディアン社の略称やインディアン商標の使用権の正当な承継者とは認められないから、カジヤが新インディアン社から日本を領域とするインディアン関連商標に関する権利を有効に譲り受けたとしても、旧インディアン社の略称やインディアン商標の使用権限を有するということはできず、カジヤから登録第2710099号商標(請求人商標1)に係る商標権や請求人商標aないしd等の使用権を譲り受けた請求人、そのマスターライセンシーのサンライズ社、請求人から使用許諾を受けた西澤社、マルヨシ等のライセンシーが旧インディアン社の略称やその商標を使用する権限を有するものとはいえない。
そうすると、請求人は、旧インディアン社とは何ら関係のない第三者であるにも拘わらず、旧インディアン社の使用に係る商標と同一又は類似の商標を用いて同社の有する潜在的な周知性に訴えてその営業上の信用を利用しようとしたものというべきであり、請求人が旧インディアン社の正当な承継人であることを宣伝広告し請求人商標aないしd等を付した商品を製造販売等していたものであるから、旧インディアン社と離れて、請求人独自のIndianブランドのビジネスを展開したものとはいえない。
したがって、請求人が、旧インディアン社と共通の「インディアンモトサイクル(Indian Mｏｔｏcｙcle)」を含む商号を採択し、また、請求人商標aないしd等のIndianブランドを使用しても、旧インディアン社と離れて、これらの商号及びIndianブランドが、請求人の略称又は請求人が出所であることを示すものとして需要者、取引者の間に広く認識されていたものということはできない。
なお、旧インディアン社と何ら関係のない第三者であるという意味では、被請求人も請求人と同じ立場にあるものといえる。
(ウ)被請求人が本件商標ないしは被請求人商標1ないし10を被服、バッグ等の商標として採択した動機は、請求人と同様、旧インディアン社とは無関係な立場で、同社の略称又は「インディアン」関連商標を利用しようとしたことにあり(因みに、本件商標と同一綴りの「Indian Aｒｒｏｗ」は、旧インディアン社の製造販売に係るオートバイの車種名として使用されていたものであって、請求人が使用していたものではない。)、被請求人が、請求人が請求人商標aないしd等のIndianブランドを被服等に使用していたことを認識しつつ、敢えて、本件商標又は請求人商標aないしdと同一又は類似の商標を被服、バッグ等に使用する行為を行ったものとは認められない。
もとより、請求人及び被請求人が共に採択し使用するIndianロゴ、ヘッドドレスロゴは、いずれも旧インディアン社がかつてオートバイの商標として使用していたものに依拠するものであるから、互いに酷似した態様となるのは必然である。
(エ)以上を総合すると、被請求人が商品「トートバッグ」に使用商標A又はBを使用した場合に、これに接する需要者、取引者が、使用商標A及びBとは非類似の別異のものであり、かつ、周知性も乏しい請求人商標aないしdを連想、想起するようなことはないというべきであって、該商品が請求人又は請求人と経済的・組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれもないと認めるのが相当である。
仮に、被請求人が商品「トートバッグ」に使用商標A又はBを使用した場合に、上記出所の混同を生ずるおそれがあったとしても、前示の被請求人による商標採択等の事情からすれば、被請求人がそのおそれのあることを認識しつつ、故意に、使用商標A及びBを商品「トートバッグ」に使用したものと認めることはできない。
(オ)以上によれば、被請求人が商品「トートバッグ」に使用商標A及びBを使用する行為は、商標法第51条第1項の要件に該当しないというべきである。

2 むすび
以上のとおり、被請求人が本件商標と類似する使用商標A及びBを本件商標の指定商品に属する商品「トートバッグ」に使用する行為は、商標法第51条第1項の要件を満たすものではないから、同項の規定に基づき、本件商標の登録を取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
(1)使用商標A (色彩については原本を参照)




(2)使用商標B (色彩については原本を参照)




(3)引用商標1及び2




(4)請求人商標目録
(A)Indianロゴ(請求人商標a)




(B)ヘッドドレスロゴ(請求人商標b)




(C)モトサイクルロゴ(請求人商標c)




(D)Indian/Mｏｔｏcｙcle商標(請求人商標d)




(5)被請求人商標目録
登録第2634277号商標(被請求人商標1)




登録第4751422号商標(被請求人商標2)




登録第4751423号商標(被請求人商標3)




登録第4751424号商標(被請求人商標4)




登録第4751425号商標(被請求人商標5)




登録第4751426号商標(被請求人商標6)




登録第4751427号商標(被請求人商標7)




登録第4751428号商標(被請求人商標8)




登録第4751429号商標(被請求人商標9)




登録第4751430号商標(被請求人商標10)
審理終結日 2009-05-08 
結審通知日 2009-05-15 
審決日 2009-05-26 
出願番号 商願2006-40562(T2006-40562) 
審決分類 T 1 31・ 3- Y (Y14)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 大橋 信彦、林 圭輔 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 井出 英一郎
鈴木 修
登録日 2006-12-15 
登録番号 商標登録第5011646号(T5011646) 
商標の称呼 インディアンアロー、インディアン、アロー 
代理人 佐藤 雅巳 
代理人 古木 睦美 
代理人 野原 利雄 

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